Интернет-магазин работал 15 лет, а потом пришел владелец товарного знака
Те, кто никогда не сталкивался с доменными спорами, думают, что такие споры решаются легко и просто: кто раньше купил домен, тот и прав. Если бы все было так элементарно, суды по доменам не растягивались бы на несколько лет. Наливайте чай, сегодня расскажу длинную, но важную историю для всех, кто ведет бизнес в интернете.
Интернет-магазин pilki.ru с 2005 года продавал маникюрные товары в интернете. В 2012 году другая компания открыла магазин pilkishop.ru и в 2016 зарегистрировала знак «ПИLКИ ШОП». Спустя еще два года владелец знака решил, что домен pilki.ru как-то уж больно похож на его «ПИLКИ ШОП». Тогда он обратился в суд, чтобы отобрать домен pilki.ru. Хозяин возмутился — и пошло-поехало.
Два суда вынесли решение в пользу владельца домена, но потом в дело вмешался суд по интеллектуальным правам и завернул дело на пересмотр. Верховный суд подтвердил решение о пересмотре. В ходе пересмотра суд принял абсолютно противоположное решение и заставил владельца убрать интернет-магазин с домена pilki.ru, где тот работал последние 15 лет.
Суд еще продолжается, и есть вероятность, что из этого дела вырастут еще два самостоятельных суда. Но давайте по порядку.
Аргументы сторон
Владелец товарного знака зарегистрировал знак «ПИLКИ ШОП» в Роспатенте, и сейчас его интернет-магазин товаров для маникюра работает на домене pilkishop.ru. По его мнению, домен pilki.ru слишком похож на его товарный знак. Есть вероятность, что потенциальные покупатели перепутают эти сайты и владелец товарного знака продаст товаров меньше, чем мог бы. Поэтому он попросил суд запретить ответчику использовать домен pilki.ru и передать ему домен.
Владелец домена запустил интернет-магазин pilki.ru за 10 лет до регистрации товарного знака «ПИLКИ ШОП», когда самой компании истца еще даже не существовало. Он считает, что действует правомерно, и не согласен с требованиями истца.
Что сказали суды
Арбитражный суд, первая инстанция 👎
В иске отказать.
На домене pilki.ru с 2005 года работает интернет-магазин товаров для маникюра.
Компания истца появилась только в 2012 году, а товарный знак «ПИLКИ ШОП» зарегистрировали в 2016 году. Получается, сайт pilki.ru запустили, когда еще не было ни товарного знака, ни даже самого истца. Значит, ответчик не мог нарушить права истца.
Более того, «ПИLKИ» слишком похоже на обычное слово «пилки». Но слово «пилки» никак не выделяет пилки конкретного производителя среди других, это просто название вида товара, которое не может быть товарным знаком ни для самих пилок, ни для магазина пилок. Значит, использовать это слово для магазина пилок может кто угодно. Мы не знаем, почему Роспатент вообще зарегистрировал этот товарный знак.
Покупатели тоже воспринимают домен pilki.ru как указание на вид товара, а не как отсылку к конкретному производителю. Поэтому риска, что pilki.ru перепутают с «ПИLКИ ШОП», нет.
Кроме того, есть Парижская конвенция об охране промышленной собственности, которую Россия тоже, вообще-то, приняла. В этой конвенции написано, что если домен купили раньше, чем кто-то зарегистрировал товарный знак, то права на домен сохраняются за владельцем по законам его страны.
Да и вообще, у истца зарегистрировано словосочетание «ПИLКИ ШОП», а не произношение этих слов, поэтому о звуковом сходстве тут говорить нельзя.
Ответчик — никакой не нарушитель, он действует открыто и добросовестно, поэтому в иске отказываем, а домен останется там, где и был.
Истец с этим решением не согласился и подал апелляцию, настаивая на том, что «ПИLКИ» и pilki все же звучат слишком похоже.
Апелляционный суд, вторая инстанция ☝️
Предыдущий суд немного ошибся в аргументах, но решение вынес правильное.
«ПИLКИ» и pilki действительно произносятся одинаково. Всем и так понятно, как читаются эти слова, — регистрировать отдельно звуковой товарный знак абсолютно не нужно. Первый суд ошибся, указав на то, что слова не похожи.
Но это не меняет сути дела. Хоть названия и похожи, ответчик все равно ничего не нарушает. Предыдущий суд правильно указал на Парижскую конвенцию: если домен был зарегистрирован до товарного знака, то после регистрации у владельца домена все равно остаются права на домен.
Суд правильно установил все факты по делу: истец запустил сайт раньше, использует его в бизнесе, то есть действует добросовестно. Претензий к нему быть не может.
Вывод: решение предыдущего суда оставить в силе.
Такое решение истца тоже не устроило, поэтому он обратился в суд по интеллектуальным правам. Представителя ответчика не пустили в суд из-за просроченной доверенности, а жаль: там было на что посмотреть. Дело приняло внезапный оборот.
Кассационная инстанция, суд по интеллектуальным правам 😈
Оба предыдущих суда неправы. Абсолютно.
Начнем с того, что в Парижской конвенции нет такого положения про домены и мы не знаем, откуда суды его взяли. Пускай почитают конвенцию еще раз и покажут всем, где они нашли такое правило.
У истца есть товарный знак. У ответчика его нет. Закон нигде не говорит, что ранний домен сильнее позднего товарного знака. Вы перепутали теплое с мягким: домен — это технический адрес сайта в интернете, а не способ выделить компанию на рынке. В законе об этом прямо написано. Дата его регистрации нас тем более не интересует.
У ответчика было 10 лет на то, чтобы зарегистрировать товарный знак. Он этого не сделал. Теперь его не устраивает, что знак зарегистрировал кто-то другой. Но если он считает, что знак нарушает его права, то пусть идет в Палату по патентным спорам или в суд за аннулированием этого знака.
Пока знак есть — он действует, и это не обсуждается. И да, уважаемая первая инстанция, это нормальный полноценный знак, пока не доказано обратное. Что «ПИLКИ ШОП» указывает на сами пилки — это ваши догадки, но вы не Роспатент, чтобы придавать им законную силу. Если это была идея ответчика, то опять же отправляйте его в Палату по патентным спорам или в суд, пусть он там доказывает, что Роспатент незаконно зарегистрировал этот товарный знак.
Чем придумывать несуществующие нормы, лучше бы вы посмотрели в самое настоящее постановление Пленума Верховного суда, который еще в 2009 году сказал, что товарный знак защищается до тех пор, пока его не аннулируют.
А истец тоже хорош: он просит полностью запретить использовать домен, но не учитывает, что его товарный знак действует только в отношении конкретных услуг. Истец может просить суд только о том, чтобы с домена убрали предложения услуг, аналогичных тем, на которые распространяется действие товарного знака истца.
Для полного аннулирования домена ответчик должен быть абсолютным нарушителем. Например, сквоттером, который зарегистрировал домен только ради последующей продажи, или недобросовестным конкурентом, который зарегистрировал домен специально, чтобы помешать владельцу знака. Тут этим делом явно не пахнет, поэтому истец пусть определится, какие именно товары и услуги должен перестать продвигать ответчик на своем сайте. А суд пусть выяснит, насколько близки услуги ответчика к услугам, указанным в свидетельстве на товарный знак истца.
В общем, дел вы тут наворотили, конечно, будь здоров. Нужно заново и по-нормальному исследовать все обстоятельства. Мы в кассации этим не занимаемся, поэтому дело отправляется в первый суд на пересмотр. При пересмотре учтите всё то, о чем мы тут сказали.
Пока дело шло на пересмотр в первый суд, ответчик попробовал обжаловать решение о пересмотре в Верховном суде. Но там жалобу не приняли, сообщив, что решение отправить дело заново в первый суд было правильным.
Арбитражный суд, пересмотр 🙈
Иск удовлетворить частично.
Конечно, суду по интеллектуальным правам виднее, мы с ним согласны. Ошиблись, бывает. Ну тут уж извините, у нас такие дела нечасто бывают.
Да, было такое постановление Пленума Верховного суда, где сказано, что, пока знак не аннулировали, он действует и суды должны его защищать. Поэтому, товарищ ответчик, когда знак аннулируют, тогда и приходите. Пока что мы видим только действующий товарный знак и слишком похожий на него домен, а так нельзя.
Но и аннулировать регистрацию домена мы не можем. Ответчик действовал добросовестно, он явно не сквоттер. Поэтому забирать у него домен и отдавать истцу мы не будем.
Товарный знак истца зарегистрирован на несколько видов деятельности: рекламу, демонстрацию товаров, оптовую и розничную продажу товаров, в том числе и в интернете. Поэтому мы запрещаем ответчику использовать сайт pilki.ru для такой деятельности, но сам домен останется за ним. Кроме того, ответчик должен компенсировать истцу 6000 ₽, потраченные на госпошлины, и 10 390 ₽ на нотариуса.
Что в итоге
Теперь на сайте pilki.ru вместо интернет-магазина расположен сайт-визитка. Сам интернет-магазин переехал на другой домен. Кажется, что ничего страшного не произошло, но едва ли владелец сайта рад такому решению суда: скорее всего, за 15 лет в интернете его интернет-магазин успел здорово подняться в поисковиках. Благодаря этому он экономил деньги на рекламе в интернете и получал поток посетителей бесплатно. Теперь же поисковые позиции потеряны, новому домену придется заново завоевывать доверие Яндекса и Гугла.
Но дело еще не закончилось. Последнее судебное решение вышло в сентябре 2019 года, и его еще можно обжаловать. Кроме того, и истец, и ответчик могут запустить параллельные суды.
Что может сделать ответчик
Обратиться в Палату по патентным спорам. Владельцу домена я посоветовал бы обратиться в Палату по патентным спорам: вполне может быть, что она признает саму регистрацию товарного знака «ПИLКИ ШОП» незаконной. Это стоило сделать еще до первого суда, но можно и сейчас.
Название «ПИLКИ ШОП» очевидно указывает на вид деятельности интернет-магазина по продаже пилок, а такие знаки регистрировать нельзя. Про это говорил еще суд первой инстанции, но ответчик почему-то не зацепился за этот довод.
Даже если Палата отказалась бы аннулировать знак на этом основании, то, скорее всего, она внесла бы исключения в перечень услуг по знаку. Сейчас знак действует на «розничную торговлю», а Палата может его ограничить до, например, «розничной торговли, за исключением продажи товаров для маникюра». Даже в таком случае ответчик смог бы спокойно продолжать работать, а истец остался бы ни с чем.
Если Палата не согласилась бы признать «пилки» указанием на деятельность по продаже пилок, то ответчик мог бы сыграть и на этом. Он мог бы заявить, что использует домен настолько давно, что слово pilki стало коммерческим обозначением его компании. По закону коммерческое обозначение должно обладать различительной способностью и известностью среди потребителей. Различительную способность в таком случае Палата подтвердила бы сама, а владельцу домена оставалось бы только доказать известность.
Получается, ответчик может поставить перед Палатой вопрос ребром: или она аннулирует знак, потому что тот указывает на товар, или отказывает — но этим признает, что слово «пилки» на товар не указывает. А значит, у владельца домена это название могло стать коммерческим обозначением — и в Палате ему останется доказать только известность своей компании, чтобы знак аннулировали по причине нарушения его права на коммерческое обозначение. Шах и мат.
Обратиться в суд. Если это не сработает, ответчик может обжаловать решение Палаты в суде. Дело в том, что Палата по патентным спорам — это подведомственное учреждение Роспатента, поэтому, чтобы выиграть дело в Палате, нужно, по сути, доказать самому Роспатенту, что он вынес неправильное решение. В Палате удовлетворяют меньше половины поступающих жалоб, поэтому нужно идти в суд.
Обжаловать решение суда. Если не получится и там, то есть еще один запасной вариант: попробовать доказать суду, что товарный знак «ПИLКИ ШОП» на самом деле не распространяется на бизнес интернет-магазина ответчика. Звучит парадоксально, сейчас все объясню.
Важное отступление с теорией про товарные знаки
Товарные знаки нужны, чтобы выделить товар или услугу на рынке. Поэтому товарные знаки защищаются не вообще везде, а только в отношении того бизнеса, которым занимается правообладатель. Если компания занимается рекламой, товарный знак будет защищать ее от копирования названия другим рекламным агентством. Запретить продавать картошку под тем же названием у рекламщиков не получится.
Международный классификатор товаров и услуг (МКТУ) делит все существующие в мире товары и услуги на 45 классов, и при регистрации товарного знака нужно определиться, в каком именно классе запрашивать регистрацию знака.
По сути, товарными знаками маркируют только те товары, за которые компания получает деньги. Допустим, у вас есть магазин одежды. Одежда — 25-й класс МКТУ, товарный знак нужно регистрировать на него. Кроме этого вы печатаете визитки с вашим логотипом. Но это не значит, что вы должны регистрировать товарный знак на 16-й класс МКТУ — печатную продукцию. Вы же не продаете сами визитки.
Получается, что перечень товаров и услуг в товарном знаке показывает, какие товары и услуги продает компания. И если у компании, как у истца, зарегистрирован знак на услуги 35-го класса МКТУ — «реклама, розничная торговля, в том числе и в интернете», то, по логике вещей, под своим знаком он должен — внимание! — «продавать услуги по рекламе и продавать услуги по торговле в интернете». По большому счету 35-й класс МКТУ предназначен для рекламных компаний.
В идеальном мире все должно работать так: магазин одежды регистрирует знак на 25-й класс МКТУ — одежду — и размещает знак у себя на вывеске. Знак указывает на товар, который продается в магазине, все сходится. 35-й класс не нужен, ведь даже если компания указывает свой товарный знак в рекламе — это ее собственная реклама, она не продает услуги по рекламе.
Если бы речь шла о комиссионном магазине, которому платят за продажу чужих товаров, то тут 35-й класс МКТУ точно был бы нужен. На изделиях стояли бы знаки самих продавцов по классам их товаров, а комиссионный магазин получал бы вознаграждение как посредник или агент. Но когда магазин продает товары, а не услуги по продаже товаров, 35-й класс не нужен.
В России мало кто об этом задумывается. Вместо этого 35-й класс МКТУ принято запихивать в перечень МКТУ каждого товарного знака, правообладатель которого использует слово «магазин». Из-за этого у нас чуть ли не каждый пятый знак зарегистрирован на 35-й класс МКТУ и в этом классе огромная конкуренция по названиям, занято уже чуть ли не все что можно. А на самом деле этот класс не так уж и нужен, многим можно обойтись без него.
Поэтому если вы только собираетесь регистрировать товарный знак для своего магазина, то лучше добавить 35-й класс МКТУ в перечень своего товарного знака. Но вот владельцу домена pilki.ru что-то добавлять уже поздно, и вполне возможно, что этот аргумент позволит ему сохранить интернет-магазин на старом домене.
Казалось бы, бог с ним, с этим доменом: ответчик уже перенес магазин на другой адрес, а там оставил только сайт-визитку. Но как бы не так: суд, получается, все-таки признал, что в действиях ответчика было нарушение права на чужой товарный знак «ПИLКИ ШОП». Это значит, что истец теперь может подать на взыскание компенсации. Возможно, основное разбирательство только начинается.
Что может сделать владелец товарного знака
За нарушение права на товарный знак истец может потребовать компенсацию до 5 млн рублей. В этом деле истец ее не просил, поэтому суд ее и не взыскивал. Но это не значит, что истец потерял право ее требовать: он может еще раз прийти в суд.
Просто доказать нарушение в суде проще, чем одновременно и доказать нарушение, и взыскать компенсацию. Поэтому некоторые юристы разносят эти процессы между собой: сначала судятся, чтобы доказать нарушение, а потом, когда нарушение уже доказано, отдельно подают в суд на взыскание компенсации.
Если разнести дела между собой, то есть возможность получить компенсацию побольше. Дело в том, что размер компенсации за нарушение права на товарный знак судья определяет по своему усмотрению. Если судья будет рассматривать все дело от начала и до конца, он может просто по-человечески пожалеть владельца домена, попавшего в подобную ситуацию, и назначить компенсацию поменьше. Но если вынести взыскание в отдельное дело, то его будет рассматривать другой судья. Для него в деле будет существовать только нарушение, нарушитель и необходимость взыскать компенсацию. Есть вероятность, что в таком случае компенсация будет больше.
Кроме того, истец может подать еще и на взыскание расходов на оплату услуг юристов, которые вели все это дело. Учитывая, что дело шло год и было в Москве, думаю, что там вполне может набежать 200—300 тысяч, как это было в деле 4hands, о котором я рассказывал в прошлый раз.
Какие выводы можно сделать из этой истории
Каким бы старым ни был домен вашей компании, его можно потерять, если кто-то другой зарегистрирует одноименный товарный знак. Раньше практика по доменам складывалась неоднозначно: суды отдавали предпочтение то доменам, то товарным знакам. Последние пару лет практика начала устаканиваться не в пользу владельцев доменов.
Вот как рассуждают суды сейчас.
Закон устанавливает закрытый перечень средств индивидуализации — способов, которыми компании могут выделять себя и свой продукт на рынке. Их всего четыре:
- Фирменное наименование — название компании в ЕГРЮЛ.
- Коммерческое обозначение — известный покупателям бренд предприятия.
- Товарный знак — зарегистрированное в Роспатенте обозначение.
- Наименование места происхождения товаров — зарегистрированное в Роспатенте название места, где производится товар.
Всё. Других средств индивидуализации в закон пока что не завезли. Доменов здесь нет. Доменные имена — это вообще не объект интеллектуальной собственности. Это просто технический способ адресации трафика, не более того. Нельзя использовать чужой товарный знак в качестве своего доменного имени, если сайт на домене будет продавать те же товары и услуги, что и владелец знака. Даже если сайт был зарегистрирован на 10 лет раньше, чем товарный знак.
Что делать владельцам доменов
Я понимаю, что владельцам доменов такая логика покажется обидной: они работали себе и работали, никого не трогали, а теперь к ним приходят и пытаются отобрать домен. Вот что я посоветовал бы владельцу домена, который попал в такую ситуацию.
Посмотрите перечень товаров и услуг в товарном знаке истца. Если его знак не распространяется на то, чем торгуете вы, то суд откажет ему в иске. Для того чтобы нарушить право на товарный знак, нужно не просто использовать название, но еще и заниматься под ним тем же бизнесом, что и правообладатель.
Выясните, кто вообще такой истец и чем он занимается. Если окажется, что он на самом деле не ведет бизнес под своим товарным знаком, покажите это суду. Суд откажет в иске, если выяснится, что истец злоупотребляет правом — зарегистрировал товарный знак только для того, чтобы помешать вам работать. Например, сейчас я веду в суде дело, где какие-то юристы решили поиграть в патентных троллей: зарегистрировали на себя товарный знак, сами у себя заказали экспертное заключение о нарушении и теперь терроризируют интернет-магазин. Надеюсь, что им откажут.
Обратитесь в Палату по патентным спорам за аннулированием товарного знака. Помните: пока знак действует, суды должны его защищать. Злоупотребление правом нелегко доказать, поэтому параллельно стоит попробовать вообще отменить регистрацию знака. Довода у вас будет два: злоупотребление правом при регистрации знака и нарушение прав на ваше коммерческое обозначение. Второй довод сработает, если сможете доказать, что вы так давно используете домен, что его название стало известным среди ваших покупателей и его можно считать вашим коммерческим обозначением.
Каждый из этих вариантов может сработать только при определенных обстоятельствах. Может оказаться, что не поможет ни один. Тогда придется менять адрес интернет-магазина, а на известном домене вешать заглушку-визитку. Чтобы не попасть в такую ситуацию, проще всего самому зарегистрировать название домена в качестве товарного знака.
