Надо ли​ регистриро­вать бренд в России, если он зарегистри­рован в США?

Регистрация товарного знака в США не означает, что он зарегистрирован во всем мире. Защита бренда распространяется только на территорию Штатов.

Для безопасной торговли и защиты прав в России нужно получить свидетельство о регистрации товарного знака в Роспатенте — российском ведомстве, которое занимается охраной торговых знаков и другой интеллектуальной собственности. Расскажу, как это сделать.

Вы пишете, что у вас есть компания в США. Тогда она может подать заявку в Роспатент от своего имени. Создавать в России ООО или получать статус ИП для этого не нужно.

Найдите патентного поверенного. Для иностранцев и иностранных компаний есть особенность: при регистрации товарного знака в России им нельзя пройти процедуру самостоятельно. Ваше российское гражданство не важно. Если товарный знак регистрируется на зарубежную компанию, действуют правила, предусмотренные для иностранцев. Поэтому обязательно нужно найти представителя — патентного поверенного или специалиста по регистрации товарных знаков.

Это можно сделать через поисковую систему — введите «патентное бюро» и выбирайте понравившуюся организацию. Патентных поверенных можно искать и по реестру на сайте Роспатента. Но учтите, что в реестре могут быть данные о лицах, которые получили статус поверенного, но сейчас не работают.

С патентным бюро или поверенным нужно заключить договор, в том числе не приезжая в Россию, через электронный документооборот. За услуги специалистов, по моей оценке, нужно платить от 23 000 ₽. Если услуги стоят меньше, это повод дополнительно проверить специалиста.

Еще я рекомендую уточнить, что входит в сумму. Некоторые патентные поверенные отдельно берут плату за проверку обозначения и ответы экспертам Роспатента. Поэтому изначально стоимость низкая, но потом будут доплаты за отдельные действия.

Определите деятельность компании. Товарный знак регистрируют для определенных видов деятельности компании. Вам нужно выбрать сферы, в которых вы планируете работать в России. Если это продажа женской одежды, как вы написали в вопросе, нужно указать 25-й класс МКТУ.

Дополнительно рекомендую посмотреть 35-й класс — он включает в себя услуги в сфере торговли и продвижения. Его часто выбирает бизнес, чтобы зарегистрировать товарный знак на услуги, которые потенциально могут оказываться покупателям.

Выбирать как можно больше классов не стоит: за регистрацию каждого нужно платить дополнительно 1700 ₽. Если классов будет больше пяти, дополнительная плата за каждый последующий — 2400 ₽.

Нет смысла указывать много классов еще и по той причине, что товарный знак, если вы не будете его использовать в этих видах деятельности, могут аннулировать через три года по заявлению заинтересованного в обозначении человека или организации.

Заплатите госпошлину. За регистрацию товарного знака нужно уплатить патентную пошлину — от 23 100 ₽. Ее сумма складывается из пошлин за отдельные юридически значимые действия. Если подать заявку электронно, будет скидка 30%. Как правило, патентные поверенные работают с Роспатентом электронно, поэтому скидка для иностранных компаний есть всегда.

Подайте документы в Роспатент. Вот что должна представить зарубежная компания:

1. Заявление.
2. Товарный знак и его описание.
3. Список товаров и услуг, в которых нужна регистрация.
4. Документ об уплате пошлины.
5. Перевод названия компании и адреса нахождения на русский язык.

Форма заявки стандартная. Ознакомиться с ней можно на сайте Роспатента.

Документы заполняют на русском языке. Все это сделают российские патентные поверенные, с которыми вы заключите договор.

Документы и торговая марка будут проходить экспертизу на соответствие требованиям российского законодательства. Товарный знак проверят на уникальность относительно уже зарегистрированных или поданных на регистрацию обозначений.

Экспертиза документов в Роспатенте проходит в течение двух месяцев, а проверка товарного знака может длиться до года. В редких случаях эти сроки могут увеличиться. Так происходит из-за того, что заявитель представил не все документы, вовремя не уплатил пошлину или допустил ошибки. Но регистрация не может длиться дольше 18 месяцев.

Эксперты Федерального института промышленной собственности, ФИПС, могут отправлять письма с запросами и уведомлениями, на которые будут отвечать ваши представители. Задача — ответить так, чтобы сотрудники ведомства согласились с вашей позицией.

Если товарный знак уникальный и Роспатент с этим согласился, вы получите свидетельство о регистрации торговой марки, которое будет действительно в России.

Если вы гражданин России, можете зарегистрировать товарный знак на себя. Тогда правообладателем в свидетельстве и реестре будете значиться вы.

Преимущество этого способа — сохранение товарного знака за собой. Если компанию когда-то придется закрыть, товарный знак останется за вами. Вы сможете открыть новую организацию, в том числе в России, и снова использовать обозначение.

Регистрация происходит в общем порядке, расскажу кратко.

Проверьте товарный знак на уникальность. Если захотите сами зарегистрировать товарный знак, начните с проверки — вам нужно выявить аналогичные или похожие обозначения, которые уже есть в реестре Роспатента. Они могут помешать зарегистрировать товарный знак.

Используйте «Поисковую платформу» Роспатента. Введите название своего товарного знака в поле поиска или загрузите логотип. Затем настройте фильтр — укажите классы МКТУ, которые выбираете для своего товарного знака, в соответствующем поле. Для продажи одежды нужен 25-й класс. После этого запустите поиск.

Сервис выдаст обозначения, которые по каким-то признакам посчитает похожими на ваш товарный знак. Вам нужно оценить, действительно ли есть схожесть. Это важно, потому что схожие до степени смешения обозначения нельзя зарегистрировать в одном классе МКТУ.

Если есть сходства, товарный знак надо будет доработать с помощью дизайнеров или неймеров. Дополнительно нужно проверить обозначение по основаниям для отказа, указанным в статье 1483 гражданского кодекса. Например, что выбранное слово — это не общепринятый термин. Только после этого можно обращаться в Роспатент.

Заплатите госпошлину и подайте заявление в Роспатент. Вы также можете обратиться за помощью к патентным поверенным. Если у вас есть учетная запись на госуслугах и квалифицированная электронная подпись, сможете подать заявление через портал.

Если не планируете приезжать в Россию, но хотите подать заявку электронно, выход один — обращаться к патентному поверенному.

Когда эксперты Роспатента начнут проверять обозначение, они могут направлять запросы. Вы должны ответить на них в указанный срок. Как я говорил, запросы могут касаться сходства обозначений или несоответствия товарного знака требованиям закона. Вам нужно будет привести аргументы, которые убедят Роспатент.

После рассмотрения заявки эксперты вынесут решение. Если оно положительное, ваше обозначение попадет в реестр Роспатента, а вы получите свидетельство.

Регистрация товарного знака может длиться до 18 месяцев. Но обычно срок гораздо меньше — 6—8 месяцев.

Оформите лицензионный договор с американской компанией. Фактически вы передадите права на торговую марку самому себе. Но это нужно сделать, чтобы избежать проблем с ввозом товара и его дальнейшей реализацией. К тому же это доказательство использования обозначения в коммерческой деятельности, и ваш товарный знак не смогут аннулировать конкуренты в России.

Договор оформляют в простой письменной форме. В нем нужно указать:

1. Предмет — это товарный знак.
2. Территорию — вся Россия или определенные регионы.
3. Способы использования.
4. Срок действия соглашения.
5. Вид лицензии. В вашей ситуации можно выбрать исключительную, если вы не планируете передавать товарный знак кому-то еще, а если планируете, выбирайте неисключительную  .

В договоре надо указать, что он безвозмездный. Если этого не сделать, он будет считаться незаключенным.

Договор составьте на русском языке, можно перевести его на английский, но это не обязательно. Его нужно зарегистрировать в Роспатенте. Для этого подайте документы:

1. Заявление на русском языке, образец можно скачать на сайте Роспатента.
2. Доверенность, подтверждающую полномочия представителя заявителя, если он есть.
3. Заверенный перевод документов на иностранном языке при их наличии.

За регистрацию лицензионного договора в Роспатенте нужно заплатить государственную пошлину — 13 500 ₽. Ведомство проверит все документы и зарегистрирует сделку. После вы сможете ввозить и продавать товары собственного бренда.

Регистрация товарного знака действует только на территории страны, в которой провели процедуру.

Иностранные компании могут зарегистрировать товарный знак в России от своего имени. Для этого им нужно обратиться к российским патентным поверенным.

Если у вас гражданство РФ, вы можете зарегистрировать товарный знак на свое имя, а потом оформить лицензионный договор со своей американской компанией. Договор тоже надо зарегистрировать в Роспатенте.