Что делать, если товарный знак не регистрируют: как ответить Роспатенту

После подачи заявки в Роспатент на регистрацию товарного знака владелец бизнеса может получить уведомление от ведомства.

Уведомления — это письма и запросы Роспатента тем, кто хочет зарегистрировать товарный знак.

Многие воспринимают уточнения к товарному знаку от Роспатента как автоматический отказ в регистрации — это не так. Однако если не отвечать на уведомления, то в регистрации точно откажут.

Бывает, что эксперты Роспатента не хотят регистрировать товарный знак, например, потому что раньше уже был зарегистрирован похожий. Заявителю приходится переписываться с ведомством и отстаивать знак или предлагать изменения.

Я более шести лет занимаюсь регистрацией товарных знаков и расскажу, как правильно общаться с ведомством, какие уведомления приходят чаще всего, и покажу на примерах, как на них отвечать.

Есть два вида уведомлений — запросы и информационные письма. Запрос — это обращение к тому, кто регистрирует знак в Роспатенте: просьба ответить на вопрос по товарному знаку, прислать документы, внести изменения в обозначение. Такое уведомление всегда требует ответа и приходит заявителю, если у эксперта Роспатента есть замечания к товарному знаку.

К информационным письмам относятся, например, уведомления о том, что заявку приняли к рассмотрению или что товарный знак зарегистрирован. Отвечать на них не нужно.

Сотрудники Роспатента общаются с заявителями только по электронной почте: никаких звонков и мессенджеров, это может занять несколько месяцев. Чтобы самому не затягивать процесс, нужно отвечать на письма быстро.

Если не ответить на запрос эксперта в указанный срок — обычно это 3 месяца — заявку на регистрацию знака аннулируют, производство по ней прекратят, а уплаченные пошлины — суммарно от 22 000 до 35 000 ₽ — сгорят. Придется снова подавать заявку и платить.

Вот несколько частых причин, из-за которых может прийти уведомление:

1. Такие же или схожие обозначения уже есть в реестре Роспатента. Кто-то раньше вас подал заявку и зарегистрировал похожее слово или логотип. Обозначения могут не совпадать на 100%, но быть схожими, например, «Доча» — «Доченька».
2. Товарный знак может ввести потребителя в заблуждение. По мнению эксперта, у клиентов сложится ошибочное мнение о свойствах товара. Например, российский производитель обуви с фабрикой в Рязани регистрирует товарный знак «Итальянский шик». Потребители могут думать, что обувь сделана в Италии или бренд итальянский, хотя это не так.
3. Товарный знак указывает на общие свойства товара, у знака нет так называемой «различительной способности» — нельзя точно распознать его среди других обозначений, в его состав входят «неохраняемые элементы»  , то есть слова или изображения, которые нельзя зарегистрировать. Например, не получится зарегистрировать товарный знак «аптека» для аптеки. Это слово может быть в названии или логотипе, но оно не должно доминировать. Например, товарный знак «Быстрый перекус» для снеков зарегистрировать не получится. Это явное указание на свойства и назначение товаров. А вот если создать уникальный логотип, придумать оригинальное название вроде «Таганрогский суперснек», внизу мелким шрифтом написать «Быстрый перекус» и указать в заявке эту фразу как неохраняемый элемент, логотип зарегистрируют.
4. В обозначении есть имя известного человека, объект авторского права, название или изображение природного памятника или памятника культуры, государственная, международная символика, но согласия правообладателей и организаций на такие слова и символы нет. Скажем, товарный знак «Юрий Шевчук» без согласия певца зарегистрировать не получится.

Универсальных ответов нет: Роспатент не рассылает шаблонные письма, он всегда анализирует конкретный товарный знак. Однако есть распространенные ситуации, когда у ведомства могут быть претензии к обозначению.

Товарный знак схож с обозначением, которое уже зарегистрировано. При этом у них могут быть фонетические, графические и смысловые различия — например, обозначения «Упакуй-Ся» и «Упакуй себя» различаются — но эксперт может признать их схожими.

Типичная формулировка: «Установлено, что заявленное обозначение сходно до степени смешения с товарным знаком…, зарегистрированным на имя — имя правообладателя — в отношении однородного товарного знака, зарегистрированного в… классе МКТУ».

Тогда можно попробовать переубедить Роспатент. Например, указать, что товары и услуги неоднородны, даже если они регистрируются в одном классе МКТУ  .

Допустим, один заявитель выпускает ветеринарные препараты, а другой — детское питание, но оба регистрируются в 5-м классе, куда относятся медицинские, фармацевтические и ветеринарные изделия. Что делать?

Можно попросить у владельца второго знака разрешение на регистрацию. Роспатент оценит, не будет ли это вводить в заблуждение потребителей. Если все хорошо, товарный знак зарегистрируют. Еще один вариант — аннулировать через суд знак конкурента, если есть основания. Например, когда в течение 3 лет в указанных классах им никто не пользуется.

Случай из практики. Один наш клиент, ИП, производит пищевые полуфабрикаты, но планирует в будущем заниматься строительными и ремонтными работами. Для всех видов деятельности он хочет использовать один товарный знак. Мы подали заявку на регистрацию в 29-м  и 37-м классах МКТУ  товарный знак, который состоит из комбинации слова «Розмарин» и графических элементов.

Эксперт указал, что слово «розмарин» нельзя зарегистрировать в 29-м классе, потому что потребитель не поймет, о каких товарах речь. В этом классе МКТУ в основном пищевые продукты животного происхождения, овощи и фрукты, а розмарин — это пряность. Иными словами, эксперт считает, что потребители будут видеть товарный знак «Розмарин» на полуфабрикате и думать, что в составе есть приправа. А это не так. Отстоять знак в 29-м классе у нас не получилось.

В 37-м классе МКТУ тоже есть препятствие — название «Розмарин» уже зарегистрировано. Мы указали, что товарный знак «Розмарин жилой комплекс», зарегистрированный в 37-м классе МКТУ, не полностью схож с нашим.

Товарные знаки нужно сравнить по звучанию, графике и смыслу, что мы и сделали. Мы указали, что у двух обозначений разное число гласных и согласных букв и что логотип нашего клиента визуально отличается. В итоге знак зарегистрировали, но только в 37-м классе МКТУ.

В товарном знаке есть неохраняемый элемент. Неохраняемые элементы — это общие понятия, связанные с определенными товарами, общепринятые символы и термины, характеристики и свойства товара или услуги. Например, слова «ремонт» или «кафе». Такие элементы можно включить в товарный знак, но они не должны доминировать в нем.

В этом эксперты ошибаются редко. Обычно патентный поверенный еще до подачи заявки находит такие элементы, но если регистрировать знак самостоятельно, это можно упустить. Нужно доработать знак: сделать так, чтобы неохраняемый элемент не доминировал. Он не будет под защитой, но в целом обозначение зарегистрируют. Например, Sweet Diamond — неохраняемый элемент «авторская кондитерская», «Ямал спортшкола» — неохраняемые элементы «Ямал», «Спортшкола», охраняется только логотип.

Случай из практики. Наш клиент производит головоломки. Его товарный знак комбинированный: в нем есть словесная часть — «Geekpuzzle фитнес для мозга», графическая часть — цветовая гамма, особенности написания и расположения элементов.

В уведомлении эксперт Роспатента указал, что у словосочетания «фитнес для мозга» нет различительной способности, потому что оно указывает на назначение товара. Мы согласились с этим и попросили эксперта все же зарегистрировать знак, но так, чтобы словосочетание «фитнес для мозга» было неохраняемым элементом. В итоге нашу просьбу исполнили.

У обозначения нет различительной способности. То есть нельзя понять, какая компания или ИП скрываются за этим товарным знаком, нет уникальных свойств. Ситуация схожа с предыдущей, только в этом случае уведомление от эксперта равно отказу. Просто забрать знак на доработку не получится: нужно доказывать эксперту, что он неправ.

Случай из практики. Наш клиент — российский бренд, разработчик и производитель натуральной косметики для волос. Он регистрировал товарный знак Capli. Эксперт счел, что это слово — транслитерация русского слова «капли», и она указывает на свойство товара, который наносят на волосы как раз каплями.

В ответе на уведомление мы написали, что существует товарный знак Kapli, который намного больше похож на транслитерацию русского слова, и его успешно зарегистрировали. Наш же знак вызывает куда менее устойчивые ассоциации с «каплями». Эксперт согласился с нашими доводами.

Еще один вариант — доказать, что обозначение со временем стало ассоциироваться именно с вашим продуктом или компанией. Допустим, вы уже больше 10 лет продаете что-то по всей стране, ваши товары, название и логотип знают все. Если эксперт установил, что обозначение состоит из аббревиатуры, у которой нет различительной способности, то можно доказать вашу известность: приложить результаты опросов потребителей, договоры о рекламе, отчеты об объемах продаж и производства.

В моей практике такого кейса не было, но если бы компания Jeep, которая производит внедорожники, в параллельной реальности была российской и стала бы сейчас регистрировать товарный знак, Роспатент мог бы ей отказать, потому что «джип» — это указание на свойство товара, ведь так называют все проходимые машины. Компании пришлось бы собирать доказательства того, что «джипами» внедорожники называют как раз в честь ее продукции.

Товарный знак вводит потребителей в заблуждение. Это значит, что, по мнению эксперта, потребитель, глядя на название или логотип, неверно определит свойства товара, не поймет, что это за товар или спутает с другим.

Можно доказать, что это не так. Например, вы регистрируете обозначение «Вкус Турции», чтобы продавать кофе в России. Эксперт может возразить, что потребителя обманет слово «Турция», он подумает, что кофе турецкий, поэтому знак зарегистрировать нельзя. Вы можете ответить, что кофе действительно турецкий, и прислать документы, например договор с производителем из Турции.

К этой же категории относятся уведомления, в которых эксперты указывают, что нельзя зарегистрировать товарный знак, потому что существует похожий или такой же иностранный.

Случай из практики. К нам обратился предприниматель, который хотел зарегистрировать товарный знак Megabrends в 35-м классе МКТУ  . Мы подали его на регистрацию и получили уведомление от Роспатента.

Эксперты нашли канадскую компанию Mega Brands Incorporated и решили, что регистрировать знак в России нельзя. Мы подготовили ответ, указали на то, что такого знака нет в реестре — то есть нет формальных оснований для отказа — и написали, что если канадцы захотят оспорить регистрацию, они могут обратиться в суд. Товарный знак успешно зарегистрировали.

Часто бывает так, что ответить эксперту нечего и знак приходится дорабатывать или переделывать.

Например, вы печете обычный хлеб и продаете его. У товара нет особых свойств, он не помогает похудеть или улучшить здоровье, но вы хотите зарегистрировать обозначение «Рецепт стройности», это кажется удачным маркетинговым ходом. Эксперт укажет, что вы вводите потребителей в заблуждение: клиенты могут подумать, что вы продаете диетический хлеб, — и будет прав.

Стоит проверить обозначение по базам данных Роспатента, определить классы МКТУ по классификатору — нет ли там совпадений с другими обозначениями.

Доступ к базам платный. Можно обратиться к патентным поверенным — юристам с лицензией Роспатента. Некоторые проверяют словесные обозначения бесплатно. Диапазон цен на услуги поверенных по рынку в среднем — от 8000 до 40 000 ₽ за регистрацию одного товарного знака.

Проверка логотипов стоит дороже, проверять их сложно. Нет базы, в которую можно было бы загрузить изображение и получить похожие или одинаковые логотипы. При описании приходится пользоваться Венской классификацией — это международная классификация изобразительных элементов товарных знаков.

Например, чтобы описать логотип, на котором есть голова женщины, нужно выбрать класс «Люди», подкласс «Женщины», рубрику «Головы, поясные изображения». Результат — больше 7000 логотипов, которые нужно вручную сравнить с нужным изображением. Поэтому это всегда платная услуга.

На сайте Роспатента есть формы для заполнения — важно корректно заполнить их. Проверьте заявку на ошибки и опечатки: они не приводят к серьезным проблемам, но пока их исправляют, срок проверки растет. Вовремя уплатите пошлины, иначе Роспатент не начнет проверять вашу заявку и откажет в регистрации.

Если регистрируете обозначение сами, изучите законодательство о регистрации товарных знаков. Обратите внимание на статью 1483 ГК РФ, в которой прописаны основания для отказа в регистрации товарного знака, статьи 1492—1515 ГК РФ, посвященные интеллектуальной собственности. Ознакомьтесь с приказами Минэкономразвития № 482 и № 483, руководством по регистрации товарных знаков: в этих документах прописан регламент регистрации.

Если вам пришло уведомление, проанализируйте доводы эксперта, поищите в интернете похожие ситуации, самостоятельно найдите аргументы и сошлитесь на нормативные документы. Если вам будет нужна помощь, можно обратиться к патентным поверенным на любом этапе работы с заявкой. Универсальных ответов на уведомления и запросы экспертов нет, каждую ситуацию нужно разбирать индивидуально.

1. Отвечать на уведомления экспертов Роспатента обязательно, если в них указан срок ожидания ответа, — иначе процедуру регистрации товарного знака прекратят, придется заново платить пошлины и подавать заявку.
2. При получении уведомления Роспатента стоит изучить доводы экспертов и сформулировать аргументированный ответ по каждому из них, сослаться на нормативные документы.
3. Чем быстрее ответите на уведомление, тем быстрее продолжится процесс регистрации товарного знака — если эксперты Роспатента согласятся с аргументами.
4. Чтобы уменьшить риск возможных запросов от эксперта, стоит проверить обозначение по базам данных Роспатента, определить классы МКТУ по классификатору и проверить логотип на уникальность.