Как запатентовать дизайн за рубежом

В 2018 году Россия присоединилась к Гаагскому соглашению по промышленным образцам. Это международное соглашение, которое упрощает патентование промышленных образцов для людей и компаний из стран — участниц соглашения.

Алексей Башук

юрист

Для российского бизнеса это означает, что расходы на зарубежную регистрацию промышленных образцов теперь уменьшатся в два-три раза, а сами патенты можно будет получать быстрее. За прошедший год процедура устаканилась, заработали онлайн-сервисы, и теперь самое время разобраться в том, как все это работает.

Россия давно подписала аналогичные соглашения по товарным знакам, изобретениям и полезным моделям: Мадридское соглашение по товарным знакам — в 1976 году, Договор о патентной кооперации — в 1978 году. До промышленных образцов добрались только в 2018. Из России за прошедший год подали всего 13 заявок на патентование промышленных образцов, причем семь из них подал один человек. Я думаю, что через год-два количество русских заявок будет измеряться тысячами.

Что такое промышленный образец

Промышленный образец — это, по сути, дизайн. Можно запатентовать дизайн практически любого изделия, будь то бутылка, платье, корпус телефона, машина, шрифт или что-то еще. Главное, чтобы дизайн был новым и оригинальным.

Патент на промышленный образец выдают на 5 лет, но его можно продлевать по простому заявлению — и так до 25 лет. С нарушителя патента можно через суд взыскать компенсацию до 5 млн рублей и заставить его уничтожить контрафакт.

Дизайн этого кресла запатентован в Великобритании китайским заявителем

Это платье запатентовано как промышленный образец в России

Артемий Лебедев запатентовал шрифт «Артемиус» еще в 2012 году

Промышленные образцы патентуют дизайнеры, предприниматели и компании. Патентовать дизайн имеет смысл, когда вы собираетесь продавать созданные вами вещи. В таком случае патент даст вам монополию на продажу такого товара в стране, выдавшей патент.

Если не получать патент, то кто угодно сможет скопировать ваш дизайн и ничего ему за это не будет. Часто компании патентуют промышленные образцы не столько для того, чтобы атаковать других, сколько для того, чтобы самим случайно не оказаться нарушителем.

Как было

Чтобы запатентовать дизайн в других странах, российскому заявителю нужно было подавать заявки напрямую в патентные ведомства интересующих его стран. Для этого обычно нанимали российских юристов, они, в свою очередь, находили патентных поверенных в нужных странах, а те уже подавали заявки и вели делопроизводство.

Получается, что в каждой отдельной стране нужно было проходить свою процедуру патентования. Каждой стране нужно было платить пошлины, каждому иностранному поверенному — платить за услуги и перевод документов около 50—100 тысяч рублей, а российские юристы, которые все это контролировали, просили еще 10—20 тысяч рублей доплаты за каждую страну.

Как стало

Теперь, вместо того чтобы подавать отдельную заявку в каждое патентное ведомство, можно обойтись одной международной. Для этого нужно заполнить заявку на английском языке и отправить ее бумажным письмом в Федеральный институт промышленной собственности — ФИПС.

В ФИПСе заявку проверяют и пересылают во Всемирную организацию интеллектуальной собственности — ВОИС. ВОИС сама рассылает заявку по выбранным вами странам. Патентные ведомства стран переводят заявку на свой язык, проводят экспертизу, выносят решение на английском языке и выдают патенты, каждая страна — свой.

Если какая-то страна откажет в выдаче патента, это не повлияет на решения других стран. Отказ можно будет оспорить с помощью иностранного поверенного.

В чем польза

Не нужно платить иностранным поверенным. Если экспертиза пройдет без дополнительных вопросов, то никакой иностранный поверенный не нужен: страна сама примет решение и выдаст патент. Без поверенного не обойтись, только если страна по какой-то причине откажется это делать. Тогда иностранный поверенный будет необходим, чтобы оспорить отказ и довести патентование до конца. Но это необязательный этап: вполне может быть, что вам выдадут патент и без всяких запросов.

Не нужно подавать отдельную заявку в России. Чтобы зарегистрировать товарный знак по международной процедуре, сначала нужно подать заявку в России. Только потом можно подавать международную заявку. С промышленными образцами проще: можно подать только международную заявку и в ней среди остальных стран указать Россию. В таком варианте не нужно будет платить юристам лишние 30—50 тысяч рублей за подачу отдельной российской заявки.

Пошлины платятся централизованно и в одной валюте. Раньше нужно было платить каждому патентному ведомству отдельную пошлину в их валюте. Теперь пошлины для всех выбранных стран нужно платить один раз — в швейцарских франках на счет ВОИС. Размер пошлины можно посчитать в специальном калькуляторе на сайте ВОИС.

Если выбрать Евросоюз и Россию, то пошлина составит 660 швейцарских франков, это примерно 42 тысячи рублей

Патентом можно управлять централизованно. Раньше, чтобы продлить или продать патент, нужно было подавать заявления для каждой страны по отдельности. Теперь достаточно подать заявление в ВОИС и внести изменения в один международный реестр. Изменения примут сразу все страны, которые выдали патент по этой заявке.

Заработала база Hague Express, в которой есть все заявки, поданные по Гаагской процедуре. Поиск по ним открытый и бесплатный. К сожалению, база не содержит данных о национальных патентах стран-участниц, их нужно искать отдельно в базе Designview. В этих базах можно посмотреть патенты на дизайн чего угодно. Например, вы собираетесь продавать стулья за границу. В базах можно посмотреть, какой дизайн уже запатентован в интересующих вас странах. Это нужно, чтобы ненароком не нарушить чужой патент или, наоборот, позаимствовать иностранные идеи, незапатентованные в России.

Чтобы посмотреть, какие стулья уже запатентованы в интересующей стране, нужно указать название изделия в строке Indication of Products и выбрать страну в Designation

Подводные камни

К соглашению до сих пор не присоединились многие страны мира. В 2019 году туда входит чуть больше 70 стран. Наиболее интересные для наших заявителей в списке есть: это, например, весь Евросоюз, СНГ и США. С другой стороны, в списке нет Китая, Канады, Бразилии. Это значит, что со странами, которые не вошли в соглашение, порядок патентования никак не изменился. Придется подавать отдельную заявку, как раньше. Актуальный перечень стран-участниц ведет ВОИС.

Соглашение не дает права иностранцам действовать без поверенных. Если патентное ведомство страны пришлет запрос, предварительный отказ или какой-нибудь другой документ, вы сможете ответить только через патентного поверенного этой страны. Даже если страна входит в соглашение, а в ответе нужно всего-то описать в паре предложений, чем отличается ваш дизайн от уже известного. Если отдельный договор между Россией и нужной страной не разрешает работать напрямую, придется нанимать иностранного поверенного. Иначе ответ просто не примут.

После подачи заявки расширить перечень стран нельзя. Патент выдают только на новые и оригинальные промышленные образцы. При этом новизна должна быть мировая: нигде в мире не должен быть опубликован такой же дизайн. Когда с момента подачи первой заявки пройдет полгода, подавать заявку на новые страны будет бессмысленно. Эти страны откажут, сославшись на то, что такой дизайн уже известен и не удовлетворяет критерию мировой новизны. Поэтому при подаче международной заявки выбирайте страны с учетом того, что потом расширить перечень не получится.

Тэги: право, бизнес, патент, государство, товарный знак

Обложка — Всемирная организация интеллектуальной собственности / www.wipo.int. Автор патента — James D. Williams, Animal Ear Protectors, № 4,233,942, patented November 18, 1980

Если вы когда-нибудь патентовали дизайн, расскажите о своем опыте в комментариях:

Подскажите, возможно ли получить патент на дизайн, который уже скопировали, но если есть доказательства моего авторства, в виде появления (публикации) моего товара на международной платформе (etsy) раньше копии (на год)?

Алексей, здравствуйте! Смотрим патенты на промышленные образцы ( дизайн) , зарегистрированные в России одной известной акустической компанией JBL. Просто общие очертания распространённых в России форм наушников ( амбушюры с оголовьем) или акустических колонок прямоугольной или цилиндрической формы. Очень похожих много и у конкурентов.
Даже очень похожие патенты на пример у LG. JBL сейчас устраивает чёс и штрафует в основном мелкие компании и ИЧП. А им проще уплатить 20 тыс руб штрафа и согласиться с нарушением. Но так можно и кастрюлю запантетовать как цилиндр с двумя ручками и потом наказывать всех производителей. Такое впечатление, что в зарегистрированных патентах нет новизны а патентуют без экспертизы как авторское право. При этом в патентной базе нет информации по отличительным особенностям и новизне патента. Патентные поверенные рекомендуют эту информацию запрашивать у патентообладателя.
Вопросы:
1) как в такой ситуации не нарушить чужой патент на дизайн? Торговую марку то проще проверить по базе. Ввел буквенное обозначение и получил результат. А как проверить не используешь ли ты чужой дизайн?
2) так как суды по этим патентам проходят без экспертизы в упрощенном порядке и сам судья решает похож ли ваш объект на запатентованный, то возможно надо опротестовывать саму новизну патента?
3) можно ли привлекать Вас к судебным спорам по промышленному дизайну? Есть ли у Вас такой опыт или это слишком новое (2018 год) и практика тут отсутсвует?

Добрый день, Михаил! Вопросы интересные, спасибо. Отвечу по порядку и расскажу по отдельным тезисам, что думаю.

→ «Очень похожих много и у конкурентов. Даже очень похожие патенты на пример у LG. … Такое впечатление, что в зарегистрированных патентах нет новизны а патентуют без экспертизы как авторское право»

Все патенты на промышленные образцы проверяют на предмет соблюдения условий новизны и оригинальности, это два условия патентоспособности без соблюдения которых патент не выдают. Другое дело, что по промышленным образцам оригинальность оценивается с позиции гипотетического «информированного потребителя», в отличие от «рядового потребителя», как при оценке сходства товарных знаков. То есть, по отношению к промышленным образцам действительно может быть ситуация, когда патент выдают на такой дизайн, отличия которого от существующих решений сможет заметить только информированный, то есть разбирающийся потребитель, а не просто обычный покупатель. Тут нужно смотреть конкретные патенты и сравнивать изделия между собой.

→ «JBL сейчас устраивает чёс и штрафует в основном мелкие компании и ИЧП. А им проще уплатить 20 тыс руб штрафа и согласиться с нарушением.»
Да, тут все сильно зависит от действий самих предпринимателей. Иногда и правда компании соглашаются заплатить там, где нарушения на самом деле-то и нет.

→«При этом в патентной базе нет информации по отличительным особенностям и новизне патента.»
Скорее всего вы имеете в виду словесный перечень существенных признаков патента на промышленный образец. Все верно — после изменений в законодательстве в 2014 году эти перечни действительно перестали использовать. Теперь мы устанавливаем использование промобразца не по перечню признаков, а по сравнению общего впечатления, которое производит запатентованное решение и конкретное изделие.

→«Патентные поверенные рекомендуют эту информацию запрашивать у патентообладателя.»
Такой запрос не изменит ситуацию, а только покажет субъективное восприятие компанией своего решения. Общее впечатление будет оценивать суд, поэтому формулировка правообладателя возможных существенных признаков тут может быть интересна, но решающего значения не имеет.

→«как в такой ситуации не нарушить чужой патент на дизайн?»
Проводить патентный и информационный поиск — проверять абсолютно все изделия сходного назначения, которые были запатентованы в России, затем сопоставлять эти решения со своим изделием и делать выводы о вероятности, с которой правообладатель может предъявить какие-то требования и вероятности признания этих требований судом.

→ «Торговую марку то проще проверить по базе. Ввел буквенное обозначение и получил результат.»
Это иллюзия простоты. На самом деле бесплатные базы в интернете неполные, в них нет как минимум заявок и международных регистраций, действующих на территории РФ, а это огромный массив данных, которые нельзя не учитывать.
При этом еще отдельный вопрос о компетенциях самого проверяющего. Чтобы делать адекватные выводы о сходстве или его отсутствии, нужна практика хотя бы в тысячу проведенных регистраций (или экспертиз, если мы говорим про квалификацию государственных экспертов соответствующего отдела ФИПС). Товарные знаки — это отдельная специализация, у нас вон только к аттестации на поверенного по товарным знакам допускают только при условии подтвержденных четырех лет практики конкретно по делам с товарными знаками.

→ «так как суды по этим патентам проходят без экспертизы в упрощенном порядке и сам судья решает похож ли ваш объект на запатентованный, то возможно надо опротестовывать саму новизну патента?»
Да, можно попробовать оспорить выдачу патента по причине несоответствия патента условию патентоспособности «новизна». Только тут нужно учитывать, что у нас в России оспаривание патента идет не встречным иском в суде, а в рамках самостоятельного дела в Палате по патентным спорам.

→ «можно ли привлекать Вас к судебным спорам по промышленному дизайну? Есть ли у Вас такой опыт или это слишком новое (2018 год) и практика тут отсутсвует?»
Споры по промышленным образцам в принципе еще не самая распространенная история, практика по ним в принципе есть, но по товарным знакам и изобретениям споров на порядок больше. Мои ключевые специализации — изобретения и товарные знаки. По промышленным образцам все зависит от особенностей задачи — с некоторыми из них могу помочь, с некоторыми нет, тут нужно смотреть документы и конкретный изучать ситуацию в целом.

Алексей , здравствуйте! Хочу подать заявку на промышленный образец ( спортивный инвентарь ) . Могу ли я в описании указать не один а несколько видов материала для производства образца или на каждый образец , изготовленный из определённого материала нужно подавать отдельную заявку? Спасибо!

Николай, а вы можете вообще не указывать в описании материал, из которого выполнен объект. Сам по себе материал не относится к существенным признакам промышленного образца (п. 71 Правил по промобразцам). Тем более, если вы подадите несколько заявок, которые будут отличаться между собой только материалом, то всем заявкам после первой откажут в выдаче патента, на том основании, что отличие в одном только материале исполнения не признаются обусловленными творческим характером особенностей изделия (п.75 тех же Правил), соответственно, такая заявка получит отказ, мотивированный тем, что решение не удовлетворяет условию патентоспособности оригинальности. Поэтому я бы в такой ситуации подавал одну заявку, просто с несколькими вариантами исполнения.

Ещё бы с российскими патентами был порядок. А то реально устроили сбор денег на пустом месте(!)

Ivan, я бы согласился с Вами почти по всем пунктам году так в 2012, сейчас, к счастью, ситуация изменилась :)
1. Сроки сильно уменьшились за последние 5 лет, чуть ли не вдвое. Сейчас у меня полезные модели проходят за 5-7 месяцев, изобретения за 8-10. Раньше изобретение и полтора года могли проверять. По мировым меркам это очень даже неплохо, где-то в первой трети стран по скорости производства. По товарным знакам тоже, с полутора лет чуть ли не до полугода.
2. Сейчас многие поверенные работают онлайн, как бы не все уже. Электронный личный кабинет на сайте Роспатента работает отлично. Я из своих доверителей вживую видел буквально десятую часть людей, со всеми остальными работаю удаленно.
3. Согласен, сто тысяч за патент многовато, но и за 4-6 тысяч никто им заниматься не будет, разве что вы не имеете в виду техническое заполнение заявления на изобретение, именно заявления, а не заявки. Патентование — это сложная и долгая работа. Сначала поиск по российским и международным базам, потом подготовка патентной заявки, потом переписка с патентным ведомством. По РФ сейчас среднерыночная цена на патентование изобретения крутится около 60-80 тысяч рублей. Учитывая трудозатраты патентного поверенного, это не так уж и много.
4. Правило одного года это немного другое, это про сохранение приоритета на изобретение в течение года после фактической публикации, у нас тоже такое есть. Наверное, вы имели ввиду институт предварительных патентных заявок — это упрощенные патентные заявки, которые закрепляют приоритет и дают право в течение года дослать полноценную заявку. Их у нас тоже собираются ввести еще года с 2016. Но предварительные заявки — не панацея, у них куча своих подводных камней и 1-2 доллара они точно не стоят, скорее что-то около 300-500 долларов только за услуги поверенных. Российские поверенные, кстати, по сравнению с иностранными, вообще святые люди и бессеребренники: гонорары российских поверенных раз так в 7-8 меньше, чем у иностранных, плюс российские специалисты как правило не работают по почасовой ставке и не выставляют счета за каждое письмо.

Ivan, а что именно, на ваш взгляд, сейчас не в порядке с российскими патентами? Что стоило бы улучшить?

Алексей,
1. Сроки. Они ужасно устарели. Еще мой дед - ведущий патентовед РСФСР об этом говорил в советские временя :)
2. Методика подачи. Патентный поверенный в принципе должен работать онлайн, удаленно получать реестр: файлы заявок и работать с ними. т.е. я зашел онлайн, заполнил форму, подгрузил свои чертежи, описание и отправил - для ФЛ через логин Госуслуг, для ЮЛ с подписью любой ЭЦП для ЮЛ.
Так мы избавимся от проблем со скоростью и фирм-прокладок. Ну не стоит патент 100 т.р.
максимум за всё 4-6 т.р. за Российский и раза в два дороже за международный.
3. Нет такого понятия, как в США one-year rule кажется так называется (стоит около 1-2 долларов).

т.е. у нас ничего не изменилось со времен СССР. А лишь обрасло БЛОКИРОВКАМИ и безумными алоритмами ;)

Алексей, подскажите:
1. если речь идёт о дизайне одежды, как в случае с платьем - получается, каждый предмет одежды - отдельная заявка? в случае, если это например элементы одежды из одной коллекции? и соответственно стоимость возрастает на соответствующих множитель?
2. каковы возможные последствия для меня, как заявителя, от не включения в список стран заявки например Италии, если я через пару лет планирую выйти на итальянский рынок?

Vladimir,
1. Все зависит от того, насколько сильно отличаются платья: вполне может быть, что в вашем случае достаточно будет подать одну заявку с вариациями. Если заявок все-таки придется делать несколько, то да, стоимость будет умножаться, т.к. каждая заявка будет идти отдельным делопроизводством. Но я думаю, что поверенный пойдет вам навстречу и сделает какую-то существенную скидку на вторую и последующую заявки: с одним доверителем по нескольким заявкам всегда удобнее работать, чем по нескольким заявкам от разных доверителей.
2. Через два года ваш дизайн в Италии сможет использовать кто угодно, если за шесть месяцев с даты подачи заявки в РФ вы не подадите заявку в Евросоюз или саму Италию. Запатентовать через два года его уже никто не сможет, даже вы сами.