В Перми работали автомагазины с похожими названиями: «Европеец» и «Авто-европеец». В какой-то момент «Авто-европеец» захотел получить монополию на свое название и подал заявку на регистрацию товарного знака. Роспатент провел экспертизу и вынес положительное решение.

«Авто-европеец» получил свидетельство на товарный знак и пошел с претензией к «Европейцу». Названия «Авто-европеец» и «Европеец» слишком похожи друг на друга, компании занимаются одним и тем же бизнесом — нарушение права на товарный знак налицо.

Но вместо того чтобы согласиться с претензией, «Европеец» пошел в Палату по патентным спорам и потребовал аннулировать товарный знак «Авто-европейца». «Европеец» считал, что его магазины открылись раньше магазинов «Авто-европейца» и были уже известны среди местных автолюбителей, а значит, Роспатент вообще не должен был регистрировать товарный знак «Авто-европейца».

По сути спор между «Европейцами» — это спор между владельцем товарного знака и тем, кто начал работать под таким же названием до регистрации знака. В такой ситуации может оказаться каждый предприниматель, в бизнесе которого есть названия чуть более замысловатые, чем «Ремонт обуви» или «Шаурма». Сегодняшнее дело интересно тем, что спор не закончился рассмотрением в Палате по патентным спорам, а прошел еще две судебные инстанции и дошел до Президиума суда по интеллектуальным правам.

Аргументы сторон

«Авто-европеец» зарегистрировал свое название как товарный знак в Роспатенте. Экспертиза Роспатента проверила название и не нашла оснований для отказа в регистрации. Магазины «Авто-европейца» работали еще до подачи заявки, и большой вопрос, кто из них начал работать раньше: «Европеец» или «Авто-европеец».

«Европеец» начал работать за три года до подачи «Авто-европейцем» заявки на регистрацию товарного знака. В городе работало несколько их магазинов, висели баннеры с рекламой. По мнению «Европейца», их магазины были известны в городе и покупатели ассоциировали название «Европеец» именно с их магазином.

«Европеец» запасся документами и пошел в Палату по патентным спорам — это подведомственный орган Роспатента, который уполномочен рассматривать возражения против регистрации товарных знаков.

С точки зрения закона

У российских компаний есть три основных способа выделить себя и свой продукт на рынке.

Фирменное наименование — это название компании в реестре юридических лиц, например ООО «Промстройсервис». Право на фирменное наименование возникает с момента регистрации юридического лица в налоговой. В истории «Европейцев» оба магазина работали от имени индивидуальных предпринимателей, поэтому фирменного наименования не было ни у одного из них.

Товарный знак — это зарегистрированное в Роспатенте название или логотип. Право на него возникает после регистрации товарного знака Роспатентом по заявлению компании или предпринимателя. Один из «Европейцев» зарегистрировал товарный знак «Авто-европеец» на услуги магазинов.

Коммерческое обозначение — это название или логотип, которые компания или предприниматель используют для индивидуализации своего предприятия на вывесках, товарах и в рекламе. Даже если они нигде не зарегистрированы. Право на коммерческое обозначение возникает в том случае, если компания использует это обозначение давно и стала известной среди покупателей региона. В таком случае название компании будет защищаться даже без регистрации товарного знака. Именно это попытался доказать в судах «Европеец» в нашей истории.

Однако известность — понятие растяжимое, и в случае конфликта придется постараться, чтобы ее доказать. Если доказать не получится, то потенциальный владелец коммерческого обозначения окажется обыкновенным нарушителем прав на товарный знак.

В этом споре у обеих сторон не было сомнений в том, что названия «Европеец» и «Авто-европеец» слишком похожи. Основную смысловую нагрузку в названии несет слово «европеец», а слово «авто» просто указывает на то, что магазин продает автозапчасти. Также было очевидно, что магазины конкурируют между собой.

Что сказали госорганы

Если название или логотип предприятия стали известны среди покупателей в регионе, то закон защищает такие обозначения даже тогда, когда они не зарегистрированы в качестве товарных знаков.

По закону нельзя зарегистрировать товарный знак, если он слишком похож на чужое коммерческое обозначение. Давайте разберемся, возникло ли у этого предпринимателя право на коммерческое обозначение.

«Европеец» показал нам договор аренды помещений магазинов. В договоре прямо указано название магазина — «Европеец». Договор был заключен за три года до того, как «Авто-европеец» подал товарный знак на регистрацию.

Магазин «Европеец» распространял листовки и визитки, а на улицах висели его рекламные баннеры. Это подтверждается договорами и актами с подрядчиками.

Также магазин был уполномоченным пунктом продажи оригинальных автомобильных смазочных материалов, это подтверждается договорами с производителями. Продукция магазина пользовалась спросом: товарные накладные подтверждают поставки автозапчастей клиентам.

Получается, магазин работал и давал рекламу, покупатели о нем знали. Это значит, что у него возникло право на коммерческое обозначение. При этом, как мы уже говорили выше, магазин начал работать за три года до того, как другая компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Авто-европеец».

«Авто-европеец» никак не оспаривал право на коммерческое обозначение «Европейца». Владелец товарного знака только указывал, что его магазин «Авто-европеец» появился до «Европейца», а значит, у него аналогичное право на коммерческое обозначение возникло еще раньше. Однако никаких документов, подтверждающих это, «Авто-европеец» показать не смог.

Получается, все-таки у «Европейца» право на коммерческое обозначение возникло раньше, чем «Авто-европеец» зарегистрировал свой товарный знак. Названия слишком похожи, компании занимаются одним и тем же бизнесом. Товарный знак «Авто-европейца» не должен был быть зарегистрирован, поэтому мы признаем эту регистрацию недействительной.

Владелец товарного знака не согласился с таким решением и пошел обжаловать его в суд. В суде «Авто-европеец» ссылался на то, что у «Европейца» не возникало никакого права на коммерческое обозначение, а Палата по патентным спорам неправильно истолковала закон.

Суд по интеллектуальным правам: 😬

Дело № СИП-81/2017

По закону право на коммерческое обозначение возникает в том случае, если его использование стало известным в пределах определенной территории. Давайте разберем каждый документ и посмотрим, можно ли считать, что название «Европеец» стало известным.

Договор на аренду торговой площади и товарные накладные на поставку запчастей подтверждают лишь факт ведения бизнеса, но ничего не говорят об известности компании среди покупателей.

Договоры на изготовление листовок и визиток есть, но они никак не подтверждают распространение этих материалов среди потребителей.

В товарных чеках на размещение наружной рекламы нет указаний на макеты баннеров, а значит, неизвестно, использовалось ли на баннерах обозначение «Европеец». Кроме того, товарные чеки не позволяют сделать вывод об объеме рекламы.

Да и вообще, договоры на оказание рекламных услуг были заключены только за полгода до того, как другая компания подала на регистрацию товарный знак. Едва ли за такой незначительный срок компания могла стать известной среди потребителей.

Таким образом, представленные документы не могут свидетельствовать о приобретении коммерческим обозначением известности в пределах какой-либо территории.

Чтобы обозначение стало известным и приобрело статус коммерческого, его нужно использовать длительно и интенсивно. Чтобы доказать это, нужно показать серьезные затраты на рекламу, значительные объемы продаж, а в идеале — результаты опроса потребителей товаров об известности обозначения на определенной территории.

Однако таких документов «Европеец» ни в Палату по патентным спорам, ни в суд не принес. Получается, Роспатент не должен был аннулировать товарный знак «Авто-европеец», а у «Европейца» нет и не было права на коммерческое обозначение.

Решение Роспатента признать недействительным, восстановить правовую охрану товарного знака «Авто-европеец».

Дальше спор пошел между госорганами. «Европейцы» остались в стороне, а вот Роспатент подал кассационную жалобу в Президиум суда по интеллектуальным правам.

Основной довод Роспатента сводился к тому, что закон не устанавливает никаких требований к материалам, подтверждающим известность, а значит, Роспатент имеет право решать по своему усмотрению, когда обозначение стало известным, а когда нет.

Президиум суда по интеллектуальным правам, вторая инстанция: 😕

Дело № СИП-81/2017

В подобных делах нужно устанавливать следующие обстоятельства:

  1. Существует ли вообще спорное обозначение.
  2. Используется ли оно для индивидуализации предприятия.
  3. С какого момента такое использование началось.
  4. Продолжается ли использование по сей день.
  5. Обладает ли обозначение достаточными различительными признаками.
  6. Имеются ли доказательства известности на определенной территории.

По первым пяти пунктам сомнений в этом деле не возникло ни у кого. Весь спор завертелся вокруг известности: когда можно считать обозначение известным и подтверждают ли это документы, которые принес «Европеец».

Чтобы у компании возникло право на коммерческое обозначение, мало просто открыть магазин и начать работать. Нужно использовать обозначение настолько широко, чтобы у покупателей в регионе название ассоциировалось именно с этим магазином. Так проявляется связь правообладателя с потребителями: только известное обозначение может претендовать на признание его коммерческим — и только на такое обозначение возникает исключительное право.

Все документы, которые представил «Европеец», подтверждают только то, что их магазины работали, и ничего не говорят об известности. Обычно для подтверждения известности компании проводят соцопросы, но «Европеец» этого не сделал.

Поэтому суд по интеллектуальным правам пришел к правильному выводу: у магазина не возникло права на коммерческое обозначение, а значит, нельзя было на этом основании аннулировать товарный знак «Авто-европейца».

Решение предыдущей инстанции оставить в силе.

Что в итоге

«Авто-европеец» продолжает работать и по сей день. В нескольких десятках городов открылись франшизные магазины: компания предоставила другим предпринимателям право работать под своим товарным знаком.

После всех этих решений «Авто-европеец» мог бы легко взыскать с «Европейца» компенсацию за нарушение права на товарный знак. Тем более что доказательства своих нарушений «Европеец» сам принес в суд, пока пытался доказать собственную известность. Однако «Европейцу» повезло: правообладатель дальше судиться не стал.

Иногда можно обойтись и без суда
Мы пишем в том числе и об этом. Подпишитесь на рассылку, чтобы узнать, как защищать свои права без судов

Какие выводы можно сделать из этой истории

Если прочитать гражданский кодекс и не вникать в судебную практику, то может показаться, что коммерческое обозначение — это отличная альтернатива товарному знаку. Мол, достаточно просто открыть ИП, дать название своему магазину — и все, бренд будет охраняться сам по себе, без всяких регистраций в Роспатенте. На деле же все не так просто.

В случае спора за бренд владельцу товарного знака достаточно показать свидетельство из Роспатента, чтобы подтвердить наличие прав. Предпринимателю, который думает, что у него возникло право на коммерческое обозначение, показывать нечего — придется это право доказывать. И тут есть несколько подводных камней.

Во-первых, коммерческое обозначение индивидуализирует само предприятие, а не его товары и услуги. Это значит, что если предприниматель использует название для товара, то речи о коммерческом обозначении быть не может. Например, если ООО «Сантехника+» владеет сетью магазинов «Водяной» и продает там краны собственного производства «Ручеек» и «Водопад», то из всего этого коммерческим обозначением будет только «Водяной».

Во-вторых, некоторые суды очень буквально трактуют слово «предприятие». Интернет-магазину могут отказать в признании коммерческого обозначения только на том основании, что у него нет предприятия в понимании ГК РФ — имущественного комплекса, состоящего из недвижимости, оборудования и продукции.

В-третьих, товарных знаков у компании может быть сколько угодно, а вот коммерческое обозначение, по п. 2 ст. 1538 ГК РФ, — только одно. И чтобы признать его использование, компания должна доказать, что все время использовала это обозначение в одном и том же виде. Если компания не использует обозначение непрерывно в течение года, она теряет на него право.

И главный подводный камень кроется в том самом доказывании известности, вокруг которого крутился спор «Европейцев». Дело в том, что и суды, и Роспатент по собственному усмотрению определяют, стало обозначение известным или нет. Чтобы убедить суд в известности, по-хорошему нужно заказать социологический опрос и показать суду его результаты. Именно на это и указывал суд по интеллектуальным правам «Европейцу» в нашем деле.

Однако когда доходит до реального судебного конфликта, позволить себе соцопрос могут только крупные компании. Дело в том, что стоимость одного соцопроса — около 400—600 тысяч рублей. Если компания не нашла 50—60 тысяч рублей на регистрацию товарного знака, то едва ли у нее найдется полмиллиона на проведение соцопроса.

Но даже если компания решится заказать соцопрос, есть еще два нюанса. Во-первых, результаты соцопроса могут банально оказаться не в пользу заказчика. Компании, которые проводят соцопросы, не будут подставлять себя и фальсифицировать результаты.

Во-вторых, суд может не принять результаты соцопроса. Основания могут быть разные, например некорректная постановка вопросов респондентам или маленькая выборка аудитории. Даже правильно проведенный соцопрос не гарантирует победы в суде.

Поэтому я бы не советовал предпринимателям полагаться на коммерческие обозначения. Если компания привлекает клиентов за счет оригинального бренда и вкладывается в маркетинг, лучше зарегистрировать товарный знак. А если клиенты приходят к предпринимателю просто потому, что его магазин ближе к их дому, — лучше не мудрить и выбрать название, которое прямо указывает на товары и в принципе не может никому принадлежать.