Как зарегистрировать товарный знак за рубежом

В предыдущих сериях мы выбирали название для бизнеса, регистрировали товарный знак и разбирались в спорах по товарным знакам. Теперь выходим на международный уровень.

Товарный знак действует только в той стране, где его зарегистрировали: какого-то всемирного свидетельства на товарный знак не существует. Чтобы вести бизнес где-то еще, знаки компании или самих товаров придется регистрировать заново. Если этого не сделать, может оказаться, что вы нарушаете товарный знак какой-нибудь местной компании.

Последствия будут неприятными. Импортный товар признают контрафактом, а импортера — нарушителем. Контрафакт конфискуют и уничтожат, а с нарушителя взыщут компенсацию. Если нарушитель не заплатит компенсацию, то в счет компенсации арестуют его имущество в этой стране. Вход на местный рынок закроют: правообладатель внесет товарный знак в местный таможенный реестр, и таможня перестанет пропускать товар с соответствующей маркировкой.

Процесс регистрации знака за границей сильно зависит от страны. Где-то это можно сделать в полуавтоматическом режиме по Мадридскому соглашению, где-то надо проходить национальную процедуру. В некоторых странах придется привлекать местных юристов.

Разберемся, как все это устроено.

Есть два способа зарегистрировать знак в другой стране: по стандартной национальной процедуре или по международной системе, предусмотренной Мадридским соглашением.

Процесс национальной регистрации в общих чертах похож на российский. Напомню основные шаги:

1. Поиск по базам знаков и заявок, чтобы выяснить, не занят ли знак.
2. Подготовка заявительной документации, оплата госпошлины и подача заявки в патентное ведомство.
3. Формальная экспертиза — она проверяет, правильно ли заполнены документы и уплачены ли пошлины.
4. Основная экспертиза — на ней проверяют сам знак. В результате патентное ведомство принимает решение, регистрировать его или нет.
5. Если эксперты патентного ведомства присылают предварительный отказ, юристы с ним спорят и добиваются регистрации.
6. Если все в порядке, заявитель получает свидетельство на товарный знак.

Где-то процедура выглядит немного иначе, но чаще в мелочах. Например, в США требуют подтвердить, что вы уже используете знак в бизнесе. Для этого нужно показать фотографию ваших продуктов или магазина или хотя бы сайт. Эта мера направлена против патентных троллей — компаний, которые регистрируют кучу товарных знаков, но сами ничего не производят и только судятся с нормальными компаниями.

В Евросоюзе нет основной экспертизы — это шаг номер 4, когда патентное ведомство сравнивает заявленный знак с уже зарегистрированными и принимает решение о регистрации или отказе. Эту экспертизу, по сути, переложили на самих владельцев знаков — они сами должны следить за тем, чтобы на рынке не появилось чего-то слишком похожего на их обозначения. Вместо экспертизы все заявки публикуют в открытом доступе, и если за отведенный срок никто из правообладателей не выступил против, знак регистрируют.

В Канаде есть и экспертиза, и публикация заявок по типу Евросоюза. А для общения с Канадским патентным ведомством нужен местный почтовый адрес, потому что они отвечают только на бумаге и не отправляют почту в другие страны. Как-то у меня ушло больше месяца на поиск канадских юристов, которые за адекватные деньги согласились на то, чтобы мы указывали их почтовый адрес в своих заявках, а они получали наши бумажные письма из канадского патентного ведомства, сканировали их и отправляли в нашу юрфирму.

Сроки регистрации знаков тоже зависят от страны. У нас знаки регистрируют в среднем за 7—9 месяцев, в США — за 5—6, в Китае процесс занимает примерно год, в Евросоюзе и Канаде — около полутора лет.

Основные отличия от регистрации товарного знака в России — в расходах на регистрацию и в том, что кроме прямой национальной заявки есть еще упрощенная мадридская система. О ней чуть позже, а пока — о расходах.

Как и в России, при регистрации знака за рубежом нужно заплатить госпошлину и найти юриста, который будет представлять ваши интересы в другой стране. Иногда это сможет сделать юрист из России, но чаще придется искать местного.

Госпошлина — это плата за регистрацию товарного знака, которую берут патентные ведомства стран. Как и в России, размер госпошлины зависит от того, сколько видов деятельности защищает знак — чем их больше, тем выше пошлина. Но высчитывает ее каждый на свой лад.

Сейчас в России госпошлина за регистрацию словесного знака на один вид деятельности — 23 100 ₽, если подавать заявку в электронном виде. За каждый следующий вид деятельности надо платить еще по 1750 ₽.

23 100 ₽

госпошлина за регистрацию словесного знака на один вид деятельности в России

В США сама госпошлина меньше — примерно 15 тысяч рублей. Но за каждый новый вид деятельности придется доплачивать еще столько же, поэтому даже если у вас только два товара, но в разных классах, госпошлина в США уже выйдет дороже, чем в России.

В Китае расчеты сложнее. Сама госпошлина за регистрацию — всего 3000 ₽, и за каждый вид деятельности надо доплачивать еще столько же. Но если на один вид приходится больше десяти товаров, за каждый придется доплатить еще по 350 ₽. Для компаний с большим количеством товаров регистрация знака может вылиться в круглую сумму.

Самая высокая госпошлина за регистрацию товарного знака — сюрприз! — в Узбекистане: почти 70 000 ₽ за сам знак и еще по 6500 ₽ за каждый дополнительный вид деятельности.

Услуги российского юриста. За подачу международной заявки юристы в нашей стране берут примерно в полтора-два раза больше, чем за подачу российской. Для этого как минимум нужно знать законы другого государства и английский язык, а также иметь опыт работы с иностранными системами. Как правило, помощнику такое дело не поручить, поэтому профильному юристу или патентному поверенному приходится все делать самому.

В российской юрфирме подача международной заявки на товарный знак обойдется в 50—70 тысяч рублей. Но возьмется за это не каждая фирма: в России пока не так много юристов, которые умеют регистрировать знаки за границей. Для работы с зарубежными товарными знаками нужно знать английский язык, иностранное законодательство и желательно иметь знакомых юристов в других странах. Искать юриста-международника надежнее всего по портфолио: в нем обязательно должен быть хотя бы один знак в нужной вам стране.

Услуги иностранного юриста. В большинстве стран закон запрещает патентным ведомствам общаться с иностранцами напрямую, поэтому заявку на знак по национальной процедуре этих стран не подать без местного юриста.

Есть и исключения. Иногда страны договариваются между собой и разрешают своим патентным ведомствам принимать прямые обращения жителей дружественной страны. Но перечень таких стран постоянно меняется и какого-то единого списка нет, поэтому перед каждой международной подачей нужно уточнять статус конкретной страны. Например, когда я сел писать эту статью, из России без местного юриста можно было напрямую подать заявку в США. Последние несколько лет, когда моим доверителям нужно было получить американское свидетельство, я так и делал. Но пока эту статью готовили к выпуску, в США успели принять закон, который запретил иностранцам подавать заявку на знак напрямую.

Как правило, услуги иностранных юристов дороже услуг их российских коллег. В России легко найти юриста, который предложит зарегистрировать местный товарный знак «под ключ» за 30—40 тысяч рублей. Иностранные спецы редко работают «под ключ», им приходится платить за каждую отдельную бумажку. Часто встречается и почасовая оплата, например в США обычный прайс — 200—300 $ в час. Поэтому когда в дело вступает иностранный юрист, заранее неизвестно, во сколько обойдется вся регистрация.

Скажем, в Германии, если все пройдет гладко, услуги юриста обойдутся в 1000—1500 €. А если патентное ведомство пришлет предварительный отказ, а кто-нибудь из других правообладателей заявит оппозицию — мол, ваш знак слишком похож на наш знак, стоимость регистрации легко пробьет планку в 3000 €.

Обычно предприниматели сами не ищут иностранных юристов и не контролируют их работу. Они нанимают российские юрфирмы, которые выступают посредниками. Российский юрист берет под свою ответственность работу иностранного, готовит для него документы, переводит их и следит за тем, чтобы он работал на совесть. Поэтому стоимость услуг иностранного юриста также зависит от стоимости услуг российского.

Крупные российские юрфирмы обычно работают с такими же крупными иностранными фирмами, фирмы поменьше — с небольшими компаниями или частными юристами. Если хочется сэкономить на иностранном юристе, в первую очередь стоит сэкономить на российском и нанять скромную юрфирму с хорошим портфолио. Скорее всего, в этом случае иностранный юрист будет стоить в три-четыре раза дешевле, чем его более рейтинговый коллега, а сделает он все точно так же. Возможно, даже лучше: для крупных фирм иностранный клиент — текучка, а для маленьких — событие, поэтому и отношение совершенно другое.

Еще один способ сэкономить — получить от иностранного юриста скидку. Если ваш российский юрист уже регистрировал для кого-то знаки в нужной вам стране, скорее всего, теперь у него там есть фирма-партнер. Такие партнеры и дальше помогают друг другу регистрировать знаки, а также предоставляют клиентам друг друга скидки. Размер скидки зависит от ситуации, по моему опыту — это от 10 до 30% стоимости услуг.

Если сложить все вместе и сильно усреднить, то регистрация товарного знака для одного вида деятельности, скажем, в Китае стоит 60 000 ₽, в США — 120 000 ₽, на все 28 стран Евросоюза — около 160 000 ₽, отдельно в Германии — примерно 100 000 ₽.

Эти цифры справедливы, только если обошлось без предварительного отказа и дополнительной бюрократии — и только для прямой подачи заявки. Если подавать заявку по мадридской системе, часто можно сэкономить на иностранном юристе, но придется платить больше пошлин.

Мадридское соглашение — это международный договор, по которому более 120 стран согласились унифицировать процедуру регистрации товарного знака. В их числе все европейские страны, все страны СНГ и Азии, большая часть стран Африки. Договор подписали даже такие небольшие страны, как Мозамбик и Лихтенштейн. Но при этом там нет некоторых крупных игроков: например, Бразилии и Арабских Эмиратов. Канады до недавнего времени тоже не было, но она подписала соглашение, пока мы писали эту статью.

Процесс регистрации знака по Мадридскому соглашению происходит так:

1. Сначала компания подает заявку на национальную регистрацию в местное патентное ведомство — в России это Роспатент.
2. На базе национальной заявки компания подает в тот же Роспатент международную заявку.
3. Роспатент пересылает международную заявку во Всемирную организацию интеллектуальной собственности, ВОИС.
4. ВОИС передает заявку в патентные ведомства нужных стран.
5. Каждая страна проводит собственную экспертизу и регистрирует товарный знак — или присылает предварительный отказ. Ответ приходит на электронную почту вашего юриста.
6. Вы получаете свидетельства на товарные знаки. Каждая страна выдает свое — никакого единого международного свидетельства не существует.

При подаче заявки через мадридскую систему к расходам прямой подачи заявки добавляются пошлины самой системы и Роспатента, а госпошлины стран примерно в два раза выше. Зато обычно можно сэкономить на иностранном юристе — он нужен, только если пришел предварительный отказ, а патентное ведомство страны не работает с российскими поверенными.

Госпошлины. Когда патентное ведомство страны рассматривает заявку по мадридской системе, заявка проходит через отдел специалистов-международников. Они сами переводят заявку на родной язык, обрабатывают ее, выносят решение и переводят его на язык мадридской заявки. За все это платит тот, кто получает знак.

Скажем, если в США госпошлина при подаче заявки по национальной процедуре 12 500 ₽, то по мадридской системе — почти 24 000 ₽.

Пошлина мадридской системы. При регистрации товарного знака по мадридской системе к пошлинам самих стран добавляется пошлина системы — 653 швейцарских франка, это примерно 40 тысяч рублей. ВОИС берет эти деньги за то, что рассылает заявку по патентным ведомствам нужных стран.

Пошлина Роспатента. Роспатент также берет пошлину за обработку международной заявки и пересылку ее в ВОИС — в 2019 году это 4900 ₽.

4900 ₽

госпошлина Роспатента за обработку заявки и пересылку ее в ВОИС

Посчитать общую сумму пошлин можно с помощью калькулятора ВОИС. Для этого нужно выбрать Россию в поле «Office of origin», указать количество классов, на которые регистрируете знак, и страны, где хотите его получить. После этого жмите «Calculate».

Размер мадридской пошлины фиксированный и не зависит от количества стран, куда вы подаете заявку, — за каждую страну добавляется только пошлина самой страны. Поэтому считается, что в общем случае использовать мадридскую систему выгодно, только если регистрировать знак в трех или более странах. Тогда заплатить один раз 40 тысяч базовой пошлины дешевле, чем платить юристам за каждую страну.

Но здесь еще все зависит от того, нужен ли иностранный юрист для прямой подачи заявки. Если нужен, то мадридская пошлина даже за одну страну может оказаться ниже стоимости его услуг. Если же можно обойтись без иностранного юриста, то прямая подача заявки в одну страну всегда дешевле.

• Пару лет назад я регистрировал серию товарных знаков в США для компании, которая производит энергетические напитки. Если бы мы подали заявку через процедуру Мадридского соглашения, то только пошлина обошлась бы в 1041 франк (примерно 61 000 ₽). Еще 4900 ₽ пришлось бы отдать Роспатенту за пересылку заявки в ВОИС. Вместо этого мы подались в США напрямую и не платили пошлины за использование мадридской системы. Осталась только пошлина в США — 225 $, это около 12 500 ₽. Получается, что мы снизили расходы на пошлины больше чем в 5 раз.

Возможно, для некоторых компаний сэкономленные 50 тысяч рублей — не такая уж и значимая сумма. Но когда помимо одного логотипа нужно зарегистрировать еще и слоган, серию марок и упаковку товара, экономия становится ощутимой даже для крупных компаний.

При подаче заявки на товарный знак по мадридской системе ВОИС сами переводят заявку, рассылают ее по странам и координируют работу патентных ведомств. Кроме того, у этой системы есть еще несколько особенностей, о которых стоит помнить. Какие-то из них дают дополнительные возможности, другие, наоборот, могут привести к непредвиденным расходам.

Расширение товарного знака. Если вы уже подали мадридскую заявку, то для вас открывается новый бонус — упрощенное расширение на новые страны. Чтобы зарегистрировать товарный знак еще в каких-нибудь странах, не нужно подавать новую мадридскую заявку, можно просто подать запрос на расширение знака по первой заявке.

Базовая пошлина мадридской системы за расширение знака — около 23 тысяч рублей, это почти вдвое меньше, чем за оригинальную заявку. Стоимость услуг за расширение тоже меньше, потому что соответствующий запрос подается в электронном виде и занимает гораздо меньше рабочего времени юриста. Роспатенту тоже ничего платить не нужно, потому что заявка подается напрямую в ВОИС. Правда, госпошлины стран остаются прежними — они не зависят от типа заявки.

23 000 ₽

пошлина мадридской системы за расширение товарного знака

После подачи заявки на расширение знака процесс выглядит как обычно: ВОИС отправляет заявку в новые страны, а местные патентные ведомства проводят экспертизу и регистрируют знак — или нет.

Дата приоритета. Как и в других случаях, подача заявки через мадридскую систему закрепляет за вами дату приоритета — после нее другие предприниматели уже не могут получить свидетельство на слишком похожие обозначения. Но есть и отличия.

Если подать мадридскую заявку в течение полугода после подачи российской, дату приоритета можно сохранить из российской. Это защищает от риска, что в интересующей вас стране кто-то другой подаст похожий знак раньше вас и вам откажут в регистрации. Такие совпадения бывают нечасто, но списывать их со счетов нельзя — особенно учитывая количество знаков, которые иностранные компании подают на регистрацию.

• Однажды это спасло моего доверителя. В сентябре 2017 года мы подали заявку на знак в России, а в декабре 2017 — мадридскую заявку в Евросоюз. Весной 2018 из Евросоюза нам пришло письмо с оппозицией в отношении нашего знака: какая-то компания в Англии подала на регистрацию очень похожий знак. Это случилось в ноябре 2017 года — до того, как мы подали свою мадридскую. Поэтому компания попросила Европейское патентное ведомство отказать нам в регистрации товарного знака. Здесь и пригодилась дата приоритета по российской заявке — по ней мы опередили англичан.
• Если бы мой доверитель пропустил полгода с даты подачи заявки или я не попросил в мадридской заявке установить приоритет по национальной, то оппозицию английской компании могли принять и отказать нам в регистрации.

Зависимость мадридской заявки. Несмотря на трюк с датой приоритета, я не советую торопиться с подачей мадридской заявки. Дело в том, что первые пять лет ее одобрение зависит от национальной заявки: если Роспатент откажет в регистрации товарного знака в России, мадридская заявка автоматически сгорит и пошлины никто не вернет.

Чтобы не рисковать пошлинами, имеет смысл дождаться, пока заявку одобрят в России. Если подать ее в электронной форме и заранее оплатить все пошлины, есть шанс, что все сделают быстрее чем за полгода. И тогда уже можно подавать мадридскую заявку и просить приоритет по дате подачи российской.

Сразу подавать российскую и международную заявку имеет смысл, только если вы точно знаете, зачем это нужно. Например, моему доверителю из предыдущего примера нужно было показать заявку на знак иностранным контрагентам. Сотрудничество с ними стоило гораздо больше пошлин, поэтому имело смысл рискнуть. А если юрист уговаривает сразу подать все заявки, но не говорит, зачем так делать, возможно, он просто хочет заработать на вас больше денег.

Увеличенный срок регистрации. Обычные национальные заявки на регистрацию знаков подают непосредственно в патентные ведомства нужных стран. У мадридской получается целая цепочка: заявку надо подавать в Роспатент, Роспатент пересылает ее в ВОИС, ВОИС — в патентное ведомство нужной страны. Срок регистрации обычно возрастает раза в два.

Например, товарный знак в США для производителя энергетиков мы получили за восемь месяцев — потому что в США не нужны местные юристы и мы подавали заявку непосредственно в патентное ведомство страны, USPTO. Если бы мы сделали все то же самое через мадридскую систему, регистрация заняла бы минимум полтора года.

По-хорошему, после регистрации знака в другой стране нужно начинать следить за тем, чтобы в этой стране его никто не нарушал. Как и в России, во Франции, Нидерландах или Мозамбике за вас это никто не сделает.

Но в реальности до определенного момента это не стоит затраченных усилий. Если вы обнаружите нарушение своего товарного знака, то чтобы получить компенсацию, придется обращаться в местный суд и доказывать нарушение, а заниматься правосудием в другой стране сложно и дорого. Поэтому взысканием компенсаций обычно занимается местный представитель компании: франчайзи, дилер или кто-то еще.

До тех пор, пока у компании нет регионального представительства и она просто продает что-то в другой стране, товарный знак по большому счету нужен только для безопасности самой компании.

1. Товарный знак действует только в той стране, в которой он зарегистрирован.
2. Никакого международного свидетельства на товарный знак не существует. Каждая страна принимает решение о регистрации вашего товарного знака самостоятельно.
3. Если продавать товар в другой стране без регистрации товарного знака именно в этой стране, может оказаться, что в этой стране права на такую марку принадлежат какой-нибудь местной компании. В таком случае компания сможет признать импортный товар контрафактным, изъять его и уничтожить, а в счет компенсации арестовать другое имущество нарушителя.
4. Если вы собираетесь регистрировать товарный знак в трех и более странах, регистрация по системе Мадридского соглашения будет дешевле, чем подача напрямую в каждую отдельную страну.
5. Если вам нужны одна-две страны, выясните, сколько будет стоить подача через Мадрид и сколько будет стоить прямая подача. Возможно, прямая подача окажется быстрее и дешевле — это в первую очередь зависит от того, нужен ли иностранный юрист для общения с местным патентным ведомством.
6. Чтобы подавать международную заявку по мадридской системе, нужно иметь зарегистрированный товарный знак в России или хотя бы поданную заявку. Для подачи прямой заявки в патентное ведомство другой страны все это необязательно.
7. Если вы только подали заявку в России, не торопитесь подавать международную заявку по мадридской системе. С момента подачи заявки в России у вас есть полгода на то, чтобы подать международную заявку через мадридскую систему с сохранением приоритета по российской заявке.