Как защитить свой товарный знак

В предыдущих сериях мы выбирали название для бизнеса и регистрировали товарный знак. Теперь о том, как товарный знак защищает ваши интересы.

Представьте: вы придумали для компании звучное название, потратились на рекламу, заработали имя. Но тут появляется конкурент с похожим названием — и давай переманивать клиентов. А вы медленно достаете из кобуры свой товарный знак и взводите курок.

В суде с нарушителя ваших прав можно взыскать компенсацию до 5 млн рублей, заставить его изъять из оборота и уничтожить контрафактные товары, убрать знак из всей рекламы, запретить использовать товарный знак и даже заставить поменять название компании.

Давайте разбираться, как всего этого добиться.

Прежде чем замахиваться товарным знаком, нужно убедиться в том, что нарушение действительно есть. Это далеко не всегда очевидно. Чтобы нарушение считалось нарушением, должны сойтись три звезды: слишком похожее название, однородный вид деятельности и получение прибыли.

Похожее название. Когда ваш товарный знак и обозначение нарушителя одинаковые, вопроса о сходстве не возникает: все очевидно. Сложнее, когда обозначения немного различаются, но при этом все равно слишком похожи. Юристы называют это «сходством до степени смешения». Это значит, что обозначение, название или логотип похожи настолько, что обычный покупатель легко может их перепутать.

По моему опыту, в России право на товарные знаки чаще всего нарушают так:

1. Название отличается регистром букв: Vektor — VekTor.
2. Название такое же, только написано транслитом: «Вектор» — Vektor.
3. Название отличается на одну-две буквы: Vektor — Vecktor.
4. Название отличается добавлением бессмысленных элементов «плюс», «центр» или номера региона: Vektor — Vektor46.
5. Название такое же, только добавлено указание на вид деятельности, например «ресторан» или «кафе»: Vektor — Vektor-auto.

Если ваш товарный знак — «Вектор», то все перечисленные варианты нарушают ваши права. Обычно нарушители считают, что если у вас товарный знак «Вектор» на автошколы, а у него «Автошкола Vektor46», то все в порядке. Но по закону в таких ситуациях можно подавать в суд и требовать компенсацию.

В прошлой статье я рассказал, как с маникюрного салона взыскали 600 000 рублей за то, что он использовал перевод чужого товарного знака на английский язык: «четыре руки» — 4hands. Случай с переводом редкий, но мораль все та же: чтобы нарушить право, не обязательно точно такое же обозначение, достаточно использовать просто слишком похожее.

Однородный тип деятельности. Кроме названия значение имеет вид деятельности. Если бизнес под похожим знаком продает капусту, а у вас парикмахерская, то он ничего не нарушает, так работать можно. Поэтому нужно посмотреть, на какие товары и услуги действует ваш товарный знак, а потом разобраться, чем занимается потенциальный нарушитель.

При этом неважно, чем вы на самом деле занимаетесь: важно, какие виды деятельности прописаны в вашем товарном знаке по международной классификации товаров и услуг, МКТУ. Это не всегда одно и то же.

Бывает, юрист подает на регистрацию товарный знак для холодильников на 11 класс МКТУ, а Роспатент на этапе экспертизы срезает большую часть товаров и возвращает отказ. Тогда юрист просит Роспатент зарегистрировать знак хотя бы на что-нибудь. Роспатент соглашается, юрист пожимает руку клиенту и вручает свидетельство, а клиент и знать не знает о том, что действие его товарного знака распространяется только на ядерные реакторы, унитазы и шахтерские лампы.

Чтобы это проверить, посмотрите список товаров и услуг в приложении к оригиналу свидетельства на товарный знак. Если бумажного свидетельства под рукой нет, его можно найти по номеру свидетельства в реестре товарных знаков.

Теперь нужно сравнить свои товары с товарами потенциального нарушителя и свои услуги с его услугами. Чтобы нарушение имело место, точное совпадение необязательно, как и с названием. Достаточно, чтобы товары были просто однородными: одежда и обувь, фрукты и овощи, кафе и доставка еды. Даже бизнес-тренинги и клубы: с юридической точки зрения и то и другое — организация мероприятий.

Обычно толковые юристы при регистрации товарного знака выбирают товары и услуги очень подробно, чтобы потом в случае чего однородность товаров было легко доказать — например если вы с нарушителем оба продаете сапоги. Но даже если у вас в перечне товаров только «одежда», то продавец сапог с таким же названием, скорее всего, нарушает ваше право на товарный знак. Правда, чтобы судья согласился с тем, что товары однородные, нужно будет вызвать эксперта.

Получение прибыли. Если названия похожи до степени смешения, а тип деятельности однородный, остается узнать, получает ли потенциальный нарушитель от спорного именования прибыль.

Сшить рюкзак с товарным знаком ФИФА и носить его самому можно, это не нарушение. А вот продавать такие рюкзаки без разрешения правообладателя нельзя. Например, в Казани швея сшила и продала полицейским несколько ростовых фигур с волком Забивакой, а теперь полицейские шьют ей дело по статье 180 УК РФ.

При этом неважно, знал ли нарушитель, что у вас есть товарный знак, или нет. Использует — значит нарушает. Под использованием товарного знака закон подразумевает его размещение на товарах, этикетках, упаковках, вывесках, в рекламе, документации, в доменных именах и соцсетях.

Если все сходится, собирайте доказательства: они пригодятся для обращения в различные инстанции и для суда. Это стоит делать до начала боевых действий, чтобы нарушитель не успел избавиться от компромата.

Зафиксируйте все, что получится найти: сделайте скриншоты сайта, рекламы и страниц в социальных сетях, сфотографируйте вывеску и интерьер, если у нарушителя есть розничная точка. Купите товар для образца и сохраните чек. Заранее неизвестно, что суд примет в качестве доказательств, а что нет, поэтому доказательств нужно как можно больше.

Отдельная история со скриншотами страниц из интернета. К моменту заседания сайт уже может не работать, и у суда не получится проверить достоверность скриншотов. Поэтому их стоит заверить у нотариуса.

Когда доказательства собраны, время писать претензию. Без нее суд не начнет дело. Да суд может и не понадобиться, если нарушитель выполнит ваши требования добровольно.

Претензию составляют в свободной форме. Вот что обычно в нее входит:

1. Отправитель, то есть правообладатель.
2. Получатель, то есть нарушитель.
3. Описание зафиксированного нарушения.
4. Товарный знак — МКТУ, дата приоритета, срок действия.
5. Обоснование сходства товарного знака и обозначения нарушителя.
6. Обоснование однородности товаров или услуг.
7. Требования правообладателя. Обычно это требование перестать использовать все, что связано с товарным знаком, и компенсация ущерба — от 10 тысяч до 5 миллионов рублей.
8. Указание на действия, которые будут приняты в случае невыполнения требований.
9. Ссылки на законы и судебную практику.
10. Приложения — копия свидетельства на товарный знак, материалы, подтверждающие нарушение.

Претензию можно подготовить и самому, но надежнее обратиться к юристу. Чем основательнее составлена претензия, тем больше вероятность, что нарушитель испугается и предпочтет не доводить дело до суда. А чтобы написать основательную претензию, нужно как следует изучить дело. Именно в этом состоит основная работа юриста — а не в том, чтобы проставить верные реквизиты.

Обычно юристы, которые занимаются регистрацией знаков, занимаются и их защитой. При выборе юриста действуют примерно те же правила:

1. Профильный юрист лучше, чем юридический супермаркет.
2. Чем подробнее прописан состав услуг в договоре, тем лучше.
3. Вести споры по товарным знакам юрист может дистанционно, поэтому можно рассматривать предложения юристов из других регионов.

Подготовка и подача претензии у профильных юристов стоит в среднем 20—30 тысяч рублей. Кроме самой претензии в стоимость услуг юристы также закладывают время, которое потратят на изучение дела, первичную оценку доказательств, подготовку стратегии защиты нарушенного права и первоначальное взаимодействие с нарушителем после получения претензии. По итогам работы толковый юрист расскажет о перспективах дела и предложит несколько вариантов действий в зависимости от бюджета и задач.

Если нарушитель согласился решить вопрос до суда, то оплату услуг юристов он возьмет на себя — это надо прописать в самой претензии. Если дело дойдет до суда и суд примет решение в вашу пользу, юриста тоже оплатит нарушитель.

Претензию нужно отправить заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении. Тогда она не потеряется на почте, а уведомление о вручении покажет, получил ли нарушитель письмо. Опись вложения пригодится в суде, чтобы подтвердить, что вы отправили нарушителю именно претензию, а не конверт с туалетной бумагой. Претензию можно отправить и на электронную почту нарушителя, но это никак не отменяет необходимости ее отправки бумажным письмом. Почтовую квитанцию об отправке претензии обязательно сохраните: потом ее нужно будет приложить к исковому заявлению.

Отправлять претензию нужно строго на юридический адрес нарушителя из Единого госреестра юридических лиц — ЕГРЮЛ. Брать адрес с сайта компании опасно: ее фактический адрес может не совпадать с юридическим. Если суд выяснит, что претензию отправили не на юридический адрес, то попросит сделать это заново. Придется ждать еще месяц.

По закону в суд можно обращаться только через 30 дней после направления претензии, поэтому не стоит ждать от нарушителя быстрого ответа. Письмо он получит где-то через неделю, еще неделю будет бегать по юристам. Только к концу третьей недели вам, возможно, дадут ответ.

Часто бывает, что компании вообще не отвечают на такие претензии и рассчитывают на то, что про них просто забудут. Сначала они рассуждают так: «А зачем мне товарный знак? Пять лет без него работаем, и все нормально. Вот претензию получим, тогда и видно будет». После получения претензии эта позиция превращается в «Ну получили претензию, ну и что, они же в суд еще не пошли».

На самом деле, после того как вы отправили претензию нарушителю, мяч на его стороне. Теперь его дело — бегать за вами и пытаться как-нибудь договориться, чтобы избежать слишком больших компенсаций, штрафов, проверок и суда. Но не все разбираются в товарных знаках так же хорошо, как мы с вами. Поэтому через пару недель после отправки претензии можно позвонить руководителю компании-нарушителя и поинтересоваться, получили ли они претензию, знают ли о последствиях и какие у них теперь планы на дальнейшую жизнь.

Пока нарушитель сидит над вашей претензией и ждет, что вы обо всем забудете, продолжайте собирать доказательства. Теперь с помощью государственных органов.

Нарушитель права на товарный знак не только мешает вашему бизнесу. Он ведет недобросовестную конкуренцию, нарушает закон о рекламе, вводит потребителей в заблуждение, а возможно, и совершает уголовное преступление. Поэтому если ваше право на товарный знак нарушают, то можно обратиться в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор и полицию.

Федеральная антимонопольная служба следит за тем, чтобы конкуренция между предпринимателями была добросовестной, а реклама компаний соответствовала законодательству.

Когда одна компания продает товары под товарным знаком другой, это значит, что у компании-правообладателя купят меньше товаров, чем могли бы купить. Соответственно, компания упустит прибыль. Также использование чужого товарного знака наносит ущерб деловой репутации правообладателя, особенно если качество товаров или услуг нарушителя ниже, чем у правообладателя. За недобросовестную конкуренцию штрафуют минимум на 100 000 рублей.

Часто нарушители используют товарный знак не только на товарах, но и в рекламе, наружной и в интернете. Это тоже нарушение, с которым борется ФАС. За него штраф от 100 000 до 500 000 рублей.

Если ФАС увидит нарушение, она подаст на нарушителя в суд. Если там его оштрафуют, то помимо морального удовлетворения правообладатель получит доказательства для будущего суда, так как сможет сослаться на судебное решение по иску ФАС.

Чтобы ФАС проверила нарушителя, нужно написать заявление. Оно похоже на претензию, только здесь факты описываются в ракурсе законов о рекламе и защите конкуренции. Правообладатель не просит компенсацию, а описывает, какие негативные последствия для бизнеса повлекло нарушение прав на его товарный знак. Подать жалобу в ФАС можно лично или обычной почтой. Адреса и приемные часы отделений опубликованы на сайте ФАС.

Роспотребнадзор защищает интересы потребителей. Использование чужого товарного знака вводит потребителей в заблуждение и вызывает смешение товаров на рынке. Поэтому правообладатель может обратиться в Роспотребнадзор и попросить проверить законность действий нарушителя. По итогам проверки Роспотребнадзор составляет административный протокол и передает материалы дела в суд с просьбой привлечь к ответственности нарушителя на основании статьи 14.10 КоАП РФ.

Суд может оштрафовать компанию на 50—200 тысяч рублей, а директора компании — на 10—50 тысяч рублей. Еще он конфискует контрафактный товар и материалы, а также оборудование, на котором они производятся.

Полиция проводит проверку по заявлению правообладателя, чтобы убедиться в том, что в действиях нарушителя нет состава преступления.

В особо тяжелых случаях административное правонарушение перерастает в уголовное преступление. Если нарушение совершено неоднократно или причинило крупный ущерб, то это уже уголовное преступление по пункту 1 статьи 180 УК РФ. За него грозит лишение свободы на срок до двух лет и штраф до 80 000 рублей. А если преступление совершила группа лиц, то срок уже будет до шести лет, а штраф — до 500 000 рублей.

Проверка полиции часто выглядит так: полицейский в штатском покупает товар, передает деньги и получает чек, а после этого представляется, предъявляет служебное удостоверение и просит продавца позвать администрацию магазина. Администрации повезет, если у нее есть документы, которые подтверждают законность торговли купленным товаром. С началом полицейской проверки торговля приостанавливается, магазин закрывается. Периодически подобные проверки полиция проводит и без всяких заявлений, особенно на рынках и в торговых центрах.

При словах «полиция» и «контрафакт» в голову приходят рынки с палеными кроссовками «Адидас», а не высокие материи кофейного стартапа или магазина модной одежды. Но закону все равно — если высокие материи нарушают права на товарный знак, будут последствия.

Если права на товарный знак нарушают в интернете, защитить их помогают социальные сети, рекламные площадки и регистраторы доменов.

Социальные сети самостоятельно блокируют страницы нарушителей и заменяют их заглушкой «Заблокировано по запросу правообладателей».

Как-то ко мне обратилась одна компания за регистрацией товарного знака. Ребята создали незатейливый бизнес по организации столиков с алкогольными желе на свадьбах и корпоративах, дело шло хорошо, компания собралась продавать франшизы. Мы зарегистрировали товарный знак, и компания продала больше пятнадцати франшиз. А потом мы узнали, что в другом городе какие-то предприимчивые товарищи открыли бизнес с таким же именем, который к нашим друзьям не имел никакого отношения.

Мы подали жалобу администрации Вконтакте, и группу нарушителей заблокировали. Так мы показали потенциальному франчайзи, кто настоящий правообладатель, а заодно продемонстрировали готовность защищать свои права. Теперь на месте бывшей группы нарушителей висит заглушка.

Это работает и в других соцсетях. Искать нарушителей можно по поиску или хэштегу. Например, один из моих клиентов нашел по хэштегу нарушителей в Инстаграме. Он увидел, что под его названием публикует фотографии другая компания, не имеющая к нему никакого отношения, — и нарушает его право на товарный знак.

Рекламные операторы вроде «Яндекс-директа» и «Гугл-эдса» тоже могут сами остановить рекламные кампании нарушителя — достаточно жалобы от правообладателя. На практике все зависит от внутренних установок оператора. Например, «Яндекс-директ» часто отказывается что-то убирать без решения суда. А Ютуб и Инстаграм, наоборот, блокируют чуть ли не сразу.

Регистратор домена не вправе самостоятельно заблокировать домен нарушителя, но обязательно сделает это по решению суда.

С доменными именами все несколько сложнее, чем с соцсетями или рекламными площадками. Все зависит от конкретной ситуации. Если вы пять лет продаете одежду под товарным знаком «Ромашка», а кто-то в прошлом году открыл интернет-магазин одежды на сайте «Ромашка-ру», тут все однозначно. Нарушение легко установить и доказать, поэтому суд запретит нарушителю использовать товарный знак в домене.

Иногда суд также вдогонку взыскивает компенсацию за нарушение прав на товарный знак, как это было в деле по домену burger-king.su. Предприниматель зарегистрировал этот домен, «Бургер-кинг» об этом узнал и попросил предпринимателя его отдать. Тот отказался, и компания пошла в суд. Там предпринимателю наказали отдать домен компании и в придачу взыскали 200 тысяч рублей компенсации, чтобы было неповадно нарушать чужие права на товарный знак.

Сложности начинаются, когда у каждой стороны есть весомые аргументы, например если домен зарегистрирован сильно раньше товарного знака. Когда компания с товарным знаком «КОНСТАНТА CONSTANTA» подала иск на владельца домена constanta66.ru, суд не нашел нарушений, потому что домен зарегистрировали еще до того, как товарный знак «КОНСТАНТА CONSTANTA» подали на регистрацию.

Кроме даты регистрации домена и приоритета на товарный знак при доменных спорах смотрят на множество вещей: степень сходства товарного знака и домена, однородность товаров и услуг спорящих компаний, опасность смешения, влияние домена на работу компании под товарным знаком, территорию деятельности, известность компаний. Нормальный человек не все слова-то здесь понимает, а все это нужно еще собрать и доказать. При этом судебной практики по доменным спорам пока не так и много, поэтому сложно предсказать, как на доказательства отреагирует суд.

Поэтому, если все-таки решите отобрать домен у потенциального нарушителя, найдите хорошего юриста по таким делам.

Когда нарушителя атакуют со всех сторон, ему приходится нелегко. ФАС, РПН и полиция устраивают проверки и суды, соцсети и рекламные площадки блокируют контент, да еще нависает перспектива суда с правообладателем. По моему опыту, в такой ситуации нарушители часто предпочитают договориться мирно. Но если нет, то через 30 дней после отправки претензии можно подавать исковое заявление.

Исковое заявление похоже на претензию: нужно заявить и обосновать требования к нарушителю. Вот чего можно требовать:

1. Изъять из оборота и уничтожить контрафакт за счет нарушителя. Контрафактными считаются товары, этикетки и упаковки товаров, на которых незаконно размещен товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение.
2. Удалить товарный знак с вывесок, рекламы, документов и других материалов — со всего, что связано с продуктами или услугами компании.
3. Возместить убытки или выплатить компенсацию. Компенсация может быть от 10 тысяч до 5 миллионов рублей, в двукратном размере стоимости товаров или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака.
4. Прекратить использовать товарный знак в доменах.

Возмещение убытков и компенсация — это разные вещи. Убытки нужно подсчитать и доказать, а компенсацию можно просто заявить на свое усмотрение. В спорах о товарных знаках доказать убытки довольно сложно, поэтому в иске чаще требуют компенсацию — а дальше суд уже сам решает, какая компенсация выглядит соразмерной. Возмещение убытков имеет смысл требовать, только если их набралось больше 5 миллионов.

Пять миллионов суд присуждает редко, обычно в районе полумиллиона рублей. С кофейни Traveler’s Coffee из Красноярска суд взыскал 220 тысяч рублей. Если бы в процессе суда они не заключили франшизный договор с правообладателем, компенсация была бы больше.

С барбершопа в Новосибирске взыскали 300 000 рублей за незаконное использование товарного знака «Брадобрей». Салоны маникюра «Золотая пилка» в Санкт-Петербурге — больше не «золотая» и не «пилка», а суд еще и обязал выплатить миллион рублей компенсации, по 500 000 за каждый салон.

По сравнению с претензией к моменту подачи иска доказательств становится больше: как минимум добавится квитанция с почты об отправке претензии. А если до вашего суда РПН или ФАС уже доказали нарушение, это существенно упрощает задачу: достаточно просто сослаться на решение нужного суда.

Споры между компаниями о нарушении прав на товарные знаки рассматривают арбитражные суды. Если после арбитражного суда первой инстанции и апелляционного арбитражного суда одна из сторон не согласна с решением, дело отправляют в кассационную инстанцию: для таких споров это суд по интеллектуальным правам.

В арбитражах редко можно встретить пламенные речи и обсыпание мукой в стиле программы «Час суда». Чаще всего весь процесс сводится к зачитыванию заранее подготовленных документов. Поэтому если как следует подготовиться к суду, то само заседание превращается в формальность.

Получение претензии — не повод сразу платить компенсацию и уничтожать всю продукцию. Часто бывает, что правообладатель не очень хорошо разобрался в деле, поэтому можно найти повод не удовлетворять его требования.

Первым делом посмотрите, действует ли его товарный знак. Бывает, что срок действия знака истек, а его правообладатель не в курсе. Проверить знак можно в официальном реестре товарных знаков на сайте ФИПС, это бесплатно.

Затем проверьте классы МКТУ, товары и услуги, на которые зарегистрирован товарный знак. Если вы занимаетесь чем-то другим, то ничего не нарушаете.

Ко мне как-то обратилась владелица салона красоты, которая получила претензию за использование чужого товарного знака, да не просто претензию, а, по ее словам, из прокуратуры. К ней был приложен только скан самого свидетельства, без выписки с указанием товаров и услуг. Когда я открыл реестр, то увидел, что товарный знак зарегистрирован только на кафе и не имеет никакого отношения к салонам красоты. На этом история с «прокуратура завела дело» закончилась.

Следующее, что надо проверить, — дата приоритета товарного знака. Если вы начали работать задолго до того, как знак был подан на регистрацию, есть шансы доказать свою добросовестность в суде. Иногда даже можно аннулировать чужой товарный знак через Палату по патентным спорам. Для этого надо подать туда — внимание! — «возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку, мотивированное тем, что правовая охрана ему предоставлена в нарушение положений пункта 8 статьи 1483 ГК РФ, поскольку оспариваемый товарный знак является сходным до степени смешения с коммерческим обозначением, используемым предпринимателем в отношении однородных услуг, исключительное право на которое возникло ранее даты приоритета этого товарного знака».

То есть если вы много работали и стали известны еще до того, как на товарный знак подали заявку, и можете очень убедительно это доказать, то Палата по патентным спорам может этот знак аннулировать. Доказательствами вашей работы могут стать, например, договор аренды, накладные, договоры с поставщиками услуг, товарные чеки, акты на размещение рекламы — все, что подтверждает, что бизнес существовал и работал в заявленное время.

Известность — понятие более субъективное. Но чтобы считаться известным, необязательно запускать ракеты на Марс. Например, одному магазину автозапчастей хватило наружных вывесок, рекламных листовок, накладных на товар, баннеров и визиток.

Правда, аннулирование знака не отменяет вероятности того, что потом суд по интеллектуальным спорам его восстановит и все закрутится сначала. С тем магазином автозапчастей так и случилось. Такое очень редко, но бывает.

Наконец, автора претензии также обязательно надо пробить в Яндексе или Гугле. Бывает, что компания регистрирует под себя тысячи товарных знаков, но сама ничего под ними не производит, а только предъявляет претензии всем остальным и наживается на компенсациях. Такие компании называют патентными троллями. В России их пока не так много, поэтому их можно распознать по большому числу публикаций в СМИ и судебных решений по товарным знакам.

Последние несколько лет судебная практика складывается не в пользу патентных троллей. Суды приходят к выводу, что те злоупотребляют своими правами, и взыскивают минимальные компенсации или не взыскивают их вообще.

Но даже если претензию вам прислал патентный тролль с истекшим сроком действия товарного знака, который с вами никак не пересекается, а у вашей компании столетняя история безупречной работы, не спешите отвечать. Все описанные выше приемы подходят только для того, чтобы вы не переживали раньше времени. Любые действия обязательно согласуйте с профильным юристом.

1. За нарушение прав на товарный знак можно заставить уничтожить контрафакт, убрать знак из рекламы, документов и вывесок, а также взыскать компенсацию до 5 млн рублей.
2. Перед тем как обращаться в суд, отправьте нарушителю претензию. Без нее иск не примут.
3. Напишите жалобы в ФАС, Роспотребнадзор и полицию. Они проведут проверки и докажут нарушение в суде. Вам останется только сослаться на судебные решения.
4. В суде требуйте не взыскания убытков, а компенсации. Так вам не нужно будет доказывать свои убытки.
5. Если вам пришла претензия за нарушение прав на чужой товарный знак, звоните юристу по товарным знакам. Он знает, что делать.